На кого реєструвати ТМ, патентувати винахід чи промисловий зразок: незручні питання.

Стаття Марії Ортинської

2019-02-13

Мабуть, питання “а на кого нам подати заявку на реєстрацію торговельної марки” чи “на кого краще запатентувати винахід” можна додати у перелік тих, що ставлять найчастіше. Здається, відповідь проста і найочевидніша: на себе. Але все зовсім не так просто…

Які взагалі є варіанти?

  1. На фізичну або юридичну особу.

Заявником може стати як умовний Іванов Іван Петровиі, так і юридична особа, засновником якої він є, наприклад ТОВ “Кульбаба”. Тут в обох варіантах є недоліки та переваги.

Як мінімум, фізична особа може розлучитися і отримати від колишнього/ї вимогу на половину майнових прав на об’єкт ІВ. У сімейних спорах ця тема – темний ліс, але від претензій не застрахований ніхто, а судове рішення передбачити важко.

А якщо реєструвати або патентувати об’єкт на юридичну особу, то можна отримати проблеми у вигляді рейдерського захоплення підприємства. Чи банального корпоративного конфлікту між засновниками.

  1. На декількох осіб (як фізичних, так і юридичних).

У більшості країн, в тому числі і в Україні, зареєструвати ТМ або запатентувати винахід можна на декількох осіб. На того самого Іванова Івана Петровича та його колегу Петренко Іванку Петрівну. Або на Івана Петровича, Іванку Петрівну та ТОВ “Кульбаба”.

Здавалося б, що так можна врахувати інтереси кожного та мінімізувати ризики, однак це лише перше враження.

Наприклад, для ТМ, взаємовідносини всіх осіб, на яких зареєстрували марку, визначаються угодою. Якщо ж жодної угоди немає, то кожен з власників може використовувати торговельну марку за власнм бажанням, але передавати права або дозволяти використання знаку третім особам без дозволу інших не може.

Головна проблема в тому, що коли виникає ідея нового продукту або проекту, не всі розуміють, що коли вони отримають прибуток, його доведеться ділити. Чи не отримають, і тут доведеться ділити витрати. Тому й угоди підписують одиниці. На першому, романтичному, етапі роботи над новим проектом всі соромляться говорити про майбутнє, але про незручні речі краще подумати раніше, ніж намагатися вирішити проблему вже коли вона з’явилася.

  1. На резидента чи нерезидента.

Подобається це мені чи ні, але специфіка ведення бізнесу в Україні така, що компанії створюють в інших юрисдикціях – Кіпр, Велика Британія, Естонія, якісь-там острови… І, враховуючи ту ж специфіку бізнесу, нестабільність економіки та законодавства, може здатися, що безпечніше подати заявку на нерезидента. Однак:

  • нерезиденти бувають різні. Якщо у кіпрській компанії ваш директор – надійний номінальний кіпріот, повноваження його як директора не лімітовані, і ви радісно реєструєта ТМ на кіпрську юрособу. Тільки от надійність опівночі може перетворитися у гарбуза, директор передасть ваші об’єкти ІВ третім особам та поїде за горизонт у кареті. І зробити нічого ви з цим не зможете.
  • деякі об’єкти інтелектуальної власності, наприклад ТМ, потрібно використовувати. Якщо ТМ не використовується, то після спливу визначеного строку, зацікавлена особа може попросити суд достроково припинити дію ТМ. І якщо ваша кіпрська юрособа не використовує зареєстровану марку і не дає дозволів на її використання, то вся дія ТМ може бути під загрозою.

Ці варіанти реєстрацій можна вважати базовими, і навіть банальними. Насправді їх набагато більше.

  1. Реєстрація на одного з партнерів. Не завжди гарний варіант, але якщо інші партнери реально розуміють, що вся інтелектуальна власність бізнесу зосереджена в одних руках, це може спрацювати. Однак, є і проблеми: людина може померти, взяти на себе десять кредитів і не виплачувати їх. І в результаті це стане проблемою компанії.
  2. Частина на одного партнера, частина на іншого. “Поділити” об’єкти можна, але треба розуміти, що якщо ви зареєстрували ТМ “Кульбаба” на Іванова, у реєстрації ТМ “Кульбабка” на Петрова можуть відмовити. Звичайно, попередню відмову можна подолати, але це додаткові витрати, як часу, так і коштів. А якщо у вас одна ТМ зареєстрована в Україні, а друга у США, то це не просто витрати, а й великий ризик під час реєстрації.
  3. Реєстрація на чоловіка/дружину або іншого члена родини. Я не сімейий юрист і тим більше не сімейний психолог, але як патентний повірений рекомендую розмежовувати сім’ю та бізнес.
  4. На найманого працівника. Такі ситуації на практиці зустрічаються вже рідше, але ризики залишаються. До того ж, варто пам’ятати, що трудові правовідносини можна закінчити за два тижні, а законодавство в результаті в більшості ситуацій буде на боці працівника, а не роботодавця.
  5. На директора. Інколи найманий директор надягає білий плащ та починає “піклуватися” про чужу інтелектуальну власність. Завжди треба розуміти, на кого саме ваш директор реєструє об’єкт ІВ і навіщо він це робить. Він може знайти патентного повіреного, сплатити збір і гонорари, але точно не подавати на себе заявку. Особливо, якщо він робить це мовчки і не повідомивши власника бізнесу. На моїй практиці бували спроби директорів державних підприємств подавати заявки на реєстрацію ТМ на себе.
  6. На дистриб’ютора. У кожній країні є своя бізнес і торгова специфіка. І ми часто отримуємо оманливе враження, що США – “це ж ТАКИЙ ринок”, а схід взагалі “справа тонка”, а саме місцевий дистриб’ютор наших товарів чи послуг має бути в курсі всіх особливостей ринку, і взагалі він незамінний. Можливо так і є, але навіть це не привод дозволяти йому подавати заявки на своє ім’я. Незамінний дистриб’ютор перетвориться на недобросовісного в одну мить, а про блокування ввезення продукції оригінального виробника можна писати безкінечно.

Ну тепер вже має все бути зрозуміло?

Все ще ні. Насправді, питань виникає ще більше.

Наприклад, два власника ТМ, а домен зареєстрований на одного. А ще є акаунти у соцмережах – для більшості компаній це вже must-have, а для декого взагалі єдиний канал продажу. І хто має доступ, той, виходить, і хазяїн. Враховуючи, що технічно у домена не може бути два чи три власники одночасно, я рекомендую угоду. Звичайно, критики скажуть, що у реаліях українських судів це не допоможе. Але ці реалії формують самі сторони, у яких чи взагалі немає угод, чи її обіцяли підписати, але не підписали, чи десь загубили на пошті, чи собака з’їла…

У винаходів, корисних моделей та промислових зразків ще є не лише власник патенту, а ще й автор. Можна, звичайно, вказати директора винахідником роторного двигуна та автором об’ємної упаковки сиру, але не варто забувати про реального винахідника чи автора та їх права. Набагато простіше домовитися одразу, підписати договір, виплатити винагороду і не думати про це, ніж ризикувати втратити права у майбутньому.

Податковий кодекс також грає не останню роль у виборі того, на кого подавати заявку. Але це вже тема для окремої статті.

Підбиваючи підсумки, що таке ваш бізнес без торговельної марки, запатентованого промислового зразка чи важливого винаходу? Що буде, якщо ви втратите домен, який використовували багато років? Чи варто взагалі просувати продукт чи технологію, якщо у будь-який момент у вас можуть забрати права на об’єкт ІВ? Певно не варто. Тому, якими б не були незручними питання про те, на кого реєструвати об’єкт, краще поставити їх одразу. А потім ще й правильно задокументувати.



Детальніше (зовнішнє посилання) Детальніше (зовнішнє посилання PDF)