Великобританія час від часу відрізняється судовими суперечками навколо торговельних марок. Показовим тут буде кейс за участі Microsoft. 2013 року технологічний гігант програв суд у Британії – той дійшов висновку, що назва Microsoft SkyDrive порушує права на ТМ, які належать британській медійній групі British Sky Broadcasting Group (BSkyB). Як результат, виробник програмного забезпечення змушений був змінити назву свого хмарного сервісу.
До реєстрації ТМ у Великобританії потрібно ґрунтовно готуватися і знати деталі реєстрації в цій країні. Один зі способів знизити цей ризик – попросити нас виконати пошук на предмет схожих, «конфліктних» реєстрацій, перш ніж ви запустите свій бренд.
Перш за все згадаємо, що Сполучене Королівство було членом Євросоюзу. Після виходу з ЄС, Великобританія "перенесла" всі ТМ ЄС, що були зареєстровані станом на 31 грудня 2020 року. Таким чином пошуки перед подачею заявки на реєстрацію ТМ є вкрай рекомендованими і можуть заощадити багато часу та коштів у майбутньому. Фактично до уваги будуть братися як національні подані заявки, реєстрації, так і реєстрації ТМ ЄС.
До слова, у зв’язку з Brexit усім тим, хто має зареєстровані ТМ ЄС у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) напряму до 31.12.2020, дуже бажано встигнути призначити представника у Великобританії за цією реєстрацією до кінця 2023 року.
Зареєструвати ТМ у Великобританії можна шляхом подачі заявки в Офіс інтелектуальної власності (англ. – Тhe UK Intellectual Property Office) або за міжнародною процедурою (Мадридською системою), що охоплює низку країн.
Британська ТМ реєструється на 10 років із правом пролонгації. Це може бути слово, логотип, зображення чи їх комбінація. Насправді це може бути все, що можна зобразити графічно. Але вона не може бути описовою, скажімо, як-от Sport Wear для спортивного одягу. Не має вводити споживачів в оману, як-от Woody для виробів з пластику. Не може бути загальним прізвищем або географічною назвою.
Відомство може винести попередню відмову в реєстрації ТМ лише у разі, якщо ТМ не відповідає абсолютним підставам. Приміром, є описовою, оманливою, аморальною тощо.
Експерт не протиставляє схожі ТМ, що зареєстровані на третіх осіб, але лише інформує цих осіб, що була подана схожа ТМ. Такий процес повідомлення власників торговельних марок пов’язаний з тим, що у Великобританії діє опозиційний період: будь-яка особа протягом трьох місяців з дати публікації заявки на ТМ може подати опозицію проти реєстрації, якщо вважає, що її права можуть бути порушені у разі такої реєстрації. Дуже важливо від самого початку розуміти, чи є схожі ТМ і хто може бути вашим потенційним опонентом, аби продумати стратегію.
Повернемось до абсолютних підстав. У разі отримання попередньої відмови в реєстрації ТМ на підставі описовості для її подолання необхідно надавати докази, що така ТМ набула розрізняльної здатності на території країни. Зробити це можна, наприклад, надавши підтвердження, що заявник має частку ринку внаслідок використання позначення для своїх товарів чи послуг. Підтвердженням також буде дата першого використання бренду та в цілому використання такої ТМ до дати подання заявки, адже будь-яке використання після цієї дати не братиметься до уваги. Наявність домену теж не буде зайвим.
Якщо ТМ не використовується протягом п'яти років на весь спектр охоплених товарів і послуг, реєстрацію можуть визнати недійсною та виключити з Trade Marks Register. Тож бажано реєструвати ТМ тільки для тих товарів і послуг, для яких плануєте її використовувати у найближчому майбутньому. Дострокове припинення дії ТМ також можливо для частини товарів і послуг, для яких вона не використовується.
Реєстрація ТМ доступна і фізичним, і юридичним особам. Резидентам і нерезидентам Великобританії. Нерезиденти мають діяти виключно через акредитованого патентного повіреного.