SVITLO в кінці тунелю?

2020-04-07

Як відомо, торговельна марка реєструється для конкретних товарів та/або послуг, які згруповані за певними сферами в 45 класах. Наприклад, якщо вам потрібна ТМ для виробництва одягу — це 25 клас, для освітніх послуг — 41. Проте, цілком очевидно, що кількість сфер діяльності в рази перевищує кількість наявних класів. У зв’язку із чим до одного класу можуть відноситись, наприклад, телефони, сонцезахисні окуляри, пристрої для гасіння вогню та водолазні костюми. За таких умов ризик отримати відмову в реєстрації ТМ через наявність тотожного знаку в тому ж класі росте з геометричною прогресією. Розповідаємо як уникнути такої ситуації на конкретному кейсі.

У 2019 році до Апеляційної палати звернулися кілька Співзаявників (вони ж Апелянти), які отримали відмову в реєстрації позначення «SVITLO» через наявність тотожної словесної ТМ «SVITLO» та схожих комбінованих ТМ із такою ж словесною частиною, зареєстрованих раніше в тих же класах.

Одними з основних козирів Апелянтів були такі аргументи:

  • строк використання ТМ: свій бренд «SVITLO» вони створили ще у 2011 році і з цього періоду почали використовувати однойменну ТМ;
  • сфера використання ТМ: для маркування ексклюзивного одягу та аксесуарів з етнічними елементами.

Апелянти наголошували, що діють лише у сфері моди, а саме, надають послуги моделювання та виробництва одягу, прикрас та аксесуарів, а також послуги просування та рекламування цих товарів.

Для підтвердження цього, Апелянти надали докази використання позначення «SVITLO», зокрема в соціальній мережі Facebook, на сайті офіційного інтернет-магазину, під час участі в різноманітних фестивалях, показах мод та інших масових заходах тощо.

Надавши Апеляційній палаті докази використання знаку протягом тривалого періоду часу, Апелянти тим самим довели:

  • факт набуття їхнім позначенням розрізняльної здатності серед споживачів унаслідок довготривалого використання ТМ. Як результат, вона стала впізнаваною у сфері моди та, відповідно, почала виконувати свою основну функцію: відрізняти послуги Апелянтів від таких самих послуг інших осіб;
  • факт неоднорідності заявлених на реєстрацію послуг Апелянтів із послугами протиставлених знаків у тих же класах.

Щоби довести неоднорідність послуг, Апелянти надали докази, що протиставлені знаки використовуються у сфері електротехніки, освітлювального обладнання, інжинірингу, геології та геодезії, а також для технічного консультування в цих сферах. Ба більше, для уникнення ризику сплутування ТМ, Апелянти скоротили переліки заявлених на реєстрацію послуг та уточнили їх таким формулюванням: «усі зазначені послуги у сфері моди, моделювання та виробництва одягу, прикрас та аксесуарів».

Як результат, було доведено, що порівнювані послуги матимуть різне коло споживачів, які навряд чи сплутають відповідні ТМ. Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення Апелянти надали лист-згоду на реєстрацію і використання позначення «SVITLO» від власника тотожного позначення.

Проаналізувавши комплексно всі надані докази та аргументи, Апеляційна палата дійшла висновку, що подане на реєстрацію позначення «SVITLO» відповідає умовам надання правової охорони й задовольнила заперечення Апелянтів, зареєструвавши ТМ для скороченого й уточненого переліку послуг.

Мораль: Завчасно скоротити й уточнити перелік заявлених товарів/послуг + провести переговори із власником тотожних/схожих до ступеню змішування ТМ і за можливості отримати згоду на реєстрацію ТМ + активно використовувати ТМ і мати змогу це підтвердити = успішна реєстрація ТМ.