Ні собі, ні людям

2020-03-10

Якщо власник свідоцтва не використовує свою торговельну марку протягом п’яти років поспіль, то за результатами звернення до суду будь-якої особи така ТМ може бути достроково припинена. А як бути коли власників ТМ декілька, і вона не використовується лише одним із них? Читайте в кейсі, яку відповідь дав суд на це запитання.

У 2007 році позивачем та відповідачем спільно було зареєстровано дві торговельні марки. У процесі комерційної діяльності один зі співвласників уклав договори, у яких доручив контрагенту вчиняти від свого імені дії, пов’язані з виробництвом і розповсюдженням медичних препаратів під згаданими ТМ. Інший співвласник торговельні марки не використовував.

У зв’язку із цим, співласник, що використовував позначення, у тому числі шляхом укладення зазначених договорів, звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв для «неактивного», аби не обмежувати свою діяльність, пов’язану із використанням спірних ТМ, та в майбутньому не залежати в таких питаннях від свого «компаньйона».

Спойлер: якщо власниками торговельної марки є декілька осіб, то й рішення щодо надання права на використання, розпорядження та внесення змін до ТМ приймаються спільно.

Рішення судів трьох інстанцій були однозначними. Законом передбачена можливість припинення дії свідоцтва на ТМ, якщо власник не використовує його протягом передбаченого Законом періоду. Водночас, якщо співвласників на ТМ є декілька, Законом не передбачено можливості щодо дострокового припинення ТМ для одного з них, оскільки в такому випадку фактично відбудеться зміна власника.

Уклавши договір між співвласниками оспорюваних ТМ, сторони могли б передбачити обов’язок одного з них передати свої права на ТМ іншому у випадку фактичного невикористання ТМ, як наслідок уникнути й судового процесу, і труднощів ведення підприємницької діяльності.

Мораль: навіть якщо законом прямо не передбачено певних можливостей щодо спільного використання IP об’єкта, це не означає, що ви не можете подбати про себе самостійно шляхом укладення договору, наприклад, на випадок якщо один зі співвласників вирішить відмовитися від титулу власника на той чи інший IP об’єкт.