Бремя доказывания по делам о признании свидетельства на ТМ недействительным: что должен доказать истец

2020-01-15

Как быть, если вы экспортируете товар своего контрагента, вас останавливают на таможне из-за нарушения прав на торговую марку, а вы ни владелец этой ТМ, ни производитель товаров, которые ею маркируются? Идти в суд, скажете вы? И будете абсолютно правы. Но здесь есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Верховный суд Украины разъясняет какие именно.

 

 

Суть спора

Есть три компании:

  1. «Тубный завод» — украинский производитель туб ламинатных с обозначением «Энтеросгель»;
  2. «Овента» (она же истец) — осуществляет экспорт товаров «Тубного завода» на территорию России;
  3. Экологоохранная фирма «Креома-Фарм» (она же ответчик) — владелец ТМ «Энтеросгель» для товаров 16 и 20 класса («изделия и вместилища для транспортировки, хранения и упаковки товаров, в т.ч. фармацевтических») в Украине.

С 2011 года Тубный завод производит тубы ламинатные под ТМ «Энтеросгель», которые Овента после экспортирует в Россию. Во время очередного экспорта Овенту останавливают на таможне из-за нарушения прав на ТМ «Энтеросгель», которая принадлежит фирме Креома-Фарм.

Овента подает иск о признании недействительным свидетельства на ТМ фирмы Креома-Фарм, поскольку его обозначение схоже до степени смешения со знаком, который Тубный завод использует при изготовлении туб ламинатных.

Обоснование суда

Согласно процессуальному законодательству, каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований.

В подтверждение своей позиции истец обязан был предоставить следующие доказательства:

  • введение товара «тубы ламинатные» с обозначением «Энтеросгель» в гражданский оборот на территории Украины до даты подачи заявки на регистрацию спорного знака;
  • возникновения и сохранения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными зарегистрированным знаком ответчика и обозначением, которое использует Тубный завод.

Однако, тубы с обозначением «Энтеросгель» хоть и производились Тубным заводом в Украине, но не были введены в гражданский оборот именно на ее территории, а экспортировались в Россию. Поэтому, ни доказательств использования спорного знака на территории Украины, ни доказательств возникновения устойчивой ассоциативной связи между обозначением и Тубным заводом истец не предоставил.

Решение суда

Поскольку истец не смог предоставить необходимые доказательства, то суд решил: 1) в удовлетворении кассационной жалобы отказать; 2) предыдущие решения об отказе в иске оставить без изменений; 3) свидетельство на знак ответчика оставить в силе.

Мораль: Надлежащая регистрация ТМ и ее использование в конкретной стране является важным условием приобретения различительной способности, что как следствие создает устойчивые ассоциации относительно производителя. Поэтому, советуем регистрировать ТМ и использовать ее в стране регистрации. А прежде чем обратиться в суд, обратитесь к адвокату: он поможет подготовить доказательную базу в том объеме, который позволит обосновать все исковые требования.

Источник: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83593164