Обзор основных законодательных изменений в патентовании США или как США объявило войну патентным троллям


2013 год для многих стран является годом революционных изменений в области патентования. Так, в США вступают в силу изменения, которые называют самыми глобальными за последние 50 лет, в Европейском союзе идет работа по созданию нового патента - Унитарного патента и новой патентной судебной системы - Унитарной .

Следует отметить, что изменения в законодательстве США не были неожиданными, ведь большинство из них предусмотрены The Leahy - Smith America Invents Act, который был подписан президентом Бараком Обамой еще в сентябре 2011 года. Кстати, Смит, именем которого названо этот акт, - известный как спонсор Stop Online Piracy Act ( SOPA ) - нашумевшего законопроекта, положения которого предусматривают что участник любой деятельности в сети Интернет (провайдеры, компании предоставляют услуги поисковых систем и даже рекламодатели) обязан по любому обращению правообладателя прекратить обслуживание ресурса, обвиняемого в пиратстве. В противном случае такие действия могут быть расценены как соучастие в пиратстве.

Основные нововведения The Leahy - Smith America Invents Act вступают в силу 16 марта 2013 и направлены на:
1 ) борьбу с патентными троллями, которых с каждым годом в США становится все больше. Так, согласно одному из исследований в 2012 году в США более 60 % исков о нарушении патентных прав - это иски именно по вопросам патентных тролей. Можно сказать такое патентование стало отдельным прибыльным бизнесом. Так, в 2006 году компания NTP Inc «заработала» на патентной войне с компанией производителем телефонов Blackberry 612,5 миллионов долларов. Войну с этими далеко не сказочными героями объявил даже Барак Обама, по словам которого «есть компании, которые ничего не производят, а только воруют чужие идеи и позже требуют деньги, используя патент», «что и является основной проблемой американской патентной системы».
2 ) борьбу с патентами « низкого качества », например, на абстрактные идеи.

В таком революционном акте достаточно много декларативных норм, утверждений, и читая его, кажется, что США победит в неравной борьбе с патентными троллями, а спонсоры акта станут национальными героями. На самом деле многие нормы реформируют патентную систему, и эти изменения довольно существенные, но действительно будет ли искоренено зло под названием « патентный тролль » , или как еще его называют Non Practicing Entity ( NPE ) ?

Прежде чем делать выводы относительно эффективности реформ, давайте рассмотрим основные нововведения.

Во-первых, США переходит из системы «первым изобрел » ( " first to invent " ) в " первый изобретатель подал " " first inventor to file " системы . Следует отметить, что на сегодняшний день почти во всех странах применяется система « первый подал », которую даже можно назвать своеобразным международным стандартом.
В Украине это право называется правом первого заявителя, согласно которому если изобретение (полезную модель) создано двумя или более изобретателями независимо друг от друга, то право на получение патента (декларационного патента) на это изобретение или патента на полезную модель принадлежит заявителю, заявка которого имеет более раннюю дату подачи в Учреждение или, если заявлен приоритет, более раннюю дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается отозванной, не отозвана или по которой не принято решение об отказе в выдаче патента (ст. 11 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»).
Иными словами, если, например, Иван изобрел устройство для распознавания языка животных в январе 2013 года и заявку подавал только в марте 2013, а Петр изобрел такой же устройство в феврале 2013 и сразу подал заявку, то патент получит именно Петр, несмотря на то что он позже изобрел, поскольку действует принцип « первый подал заявку ».

Система «первый изобрел» ( "first to invent" ) - является кардинально иной системой и предусматривает, что главным при выдаче патента является доказательство факта более раннего изобретательства. Например, Джон изобрел устройство первым, однако Питер подал заявку первым. Согласно этой системе, право на получение патента будет принадлежать Джону, если он сможет доказать что он первым изобрел устройство. Главным недостатком такой системы является то, что она не стимулирует заявителей подавать заявки. В 20- м веке она была применена в США, в Филиппинах и Канаде. В конце прошлого века Филиппины и Канада изменили ее системой « первый подал », а в 2013 году - и США .

Во-вторых, вышеуказанный акт расширяет влияние третьих лиц на экспертизу заявки. Следует отметить, что эти изменения вступили в силу еще 16 сентября 2012 и предусматривают, что третьи лица имеют больше возможностей влиять на экспертизу заявок третьих лиц. Как правило компании, конкурент которой подал заявку, выгодно представить свое видение уровня техники, а также свои комментарии относительно влияния этого уровня техники на поданную заявку. Таким образом можно повлиять на экспертизу и если изобретение не соответствует условиям патентоспособности, способствовать отказу в выдаче патента на такое изобретение. Ранее было лишь несколько случаев, когда третьи лица могли подавать этот уровень техники, однако они не могли предоставить комментарии или анализ представленного. Это означает, что если эксперт патентного ведомства самостоятельно не включил определенную информацию до уровня техники и / либо не признал что может повлиять на выдачу патента, изобретение, все же не соответствует хотя бы одному критерию патентоспособности, мог быть запатентован.

Сегодня согласно новым изменениям третьи лица не только могут подавать свое исследование уровня техники, но они обязаны с ним предоставить свои комментарии того, что они считают в нем особенно важным и таким что может и должно повлиять на экспертизу заявки. Положительным в этом нововведении является расширение влияния третьих лиц на экспертизу, а значит, и улучшение «качества» выданных патентов. Однако, есть и обратная сторона медали - заинтересованные в невыдачи патента лица, будут подавать уровень техники и комментарии, которые на самом деле не будут соответствовать действительности. Таким образом, патентные тролли могут переквалифицироваться в патентных рэкетиров .

В-третьих, положение вышеуказанного акта вводят ограничения подачи иска против группы ответчиков. Эти положения вступили в силу сразу - 16 сентября 2011. Секцией 299 вышеуказанного акта устанавливаются существенные ограничения подачи иска против группы ответчиков. Следует отметить, что эта норма была принята, ведь многие из истцов, в частности патентных троллей, объединяли иски против целой группы ответчиков, например, представителей одной отрасли, тем самым фактически блокируя деятельность целой индустрии. Например, патентный тролль Xpoint Technologies, штат которого состоит только из юристов, подал иск сразу против 30 компаний, среди которых AMD, Google, Hewlett - Packard, Microsoft .


Интересно, что согласно нововведениям не признаются изобретениями любые стратегии по уменьшению, избеганию, отложению налоговых обязательств, за исключением методов, устройств, технологий, компьютерных программ или систем, используемых отдельно только для подготовки, расчета налоговой информации, или для финансового менеджмента. Кстати, в США достаточно распространенными заявки на получение изобретений по системам расчета, возврат налогов, методов управления налогами и т.д. .

Кроме вышеуказанных изменений, с 19 марта 2013 года в США также изменены размеры сборов за действия, связанные с патентованием. Для сравнения, сборы за подачу заявки и проведение экспертизы увеличены с 1260 долл . США до 1600 долл. . США . Однако некоторые размеры сборов будут уменьшены. Так, сбор за выдачу патента до 19 марта 2013 составил 1770 долл. США, с 19 марта 2013 - 1780 долл . США, а с 1 января 2014 - всего 960 долл. . США .

Как известно, США позволяет уменьшить сборы за действия связанные с патентованием для «малое предприятие» (small entity) на 50 %. Сегодня введение еще один статус лица - микролицо, которому предоставляется скидка в 75 %.

Итак, согласно нововведениям,малые предприятия - это новый сегмент заявителей, которые отвечают следующим критериям:

- Являются «малыми предприятиями» (small entity);
- Не были указаны изобретателями в последних четырех поданных заявках;
- В календарном периоде предшествующего в котором сбор платится, валовой доход не превышает в 3 и более раза доход среднего домашнего хозяйства;
- Не передавали, не получали и не обязаны получать лицензии или другое право в соответствии с заявкой, касающейся лица, в календарном году предшествующего тому, в котором платится сбор, получала доход которых в 3 и более раза превышает доход среднего домашнего хозяйства.

Кроме этого, микролицо также относят к сотрудникам высших учебных заведений и лиц, которые приобрели права от учреждений высшего образования.

Как видим, кроме борьбы с патентными троллями уделено также внимание стимулированию ученых, отдельных изобретателей и небольших компаний к патентованию изобретений в США.

Анализируя нововведения, следует отметить, что многие положения вышеуказанного акта изложены в «американском стиле» - стили громких деклараций и утверждений. Некоторые из них могут облегчить ситуацию на фронте патентных войн США, однако для коренных изменений требуется более радикальные изменения.

Мария Ортинская
патентный поверенный,
патентно-юридической компании IPStyle


Если Вас заинтересовала данная статья, Вам также могут быть интересны:
Патентование промышленных образцов в Европейском союзе
Предварительная заявка на получение патента в США
Патентование в России
Защита прав интеллектуальной собственности в Тайване
Патентование в Гонконге
Патентование в Китае