IPStyle: Интеллектуальный взлёт


IPStyle: Интеллектуальный взлёт2016 стал щедрым для IP-рынка на «интеллектуальные события», однако 2017- й обещает быть не менее насыщенным и интересным. О реформе сферы и новом IP-суде, о влиянии международной судебной практики на украинский рынок и важности технических специалистов в команде патентной компании - этими и другими тенденциями делились с «УЮ» патентный поверенный Украины, адвокат, директор патентно-юридической компании IPStyle, член комитета INTA по борьбе с контрафактом Мария Ортинская и руководитель департамента изобретений и полезных моделей компании IPStyle Ирина Ортинская.

Мария, Ирина, 2016 год подходит к концу, какие ключевые события в IP-сфере за последний год вы бы выделили? Мария Ортинская (М.О.): Если мы говорим об IP-сфере в целом, то первое и самое важное - это реформирование системы правовой охраны интеллектуальной собственности. Так, на сегодня Государственная служба интеллектуальной собственности (ГСИС) Украины - в процессе ликвидации, а в будущем мы ожидаем создания Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС). Хочеться надеяться, что это будут не только формальные улучшения, которые ограничатся сменой вывески и кадровой пертурбацией, а реальное качественное институциональное реформирование.

Ирина Ортинская ​(И.О.): Другая важная тенденция - принятие в новой редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который предусматривает создание в Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд). IP-суды созданы во многих странах, в частности в Японии, Финляндии, Китае, Южной Корее.

Чего вы ожидаете от деятельности такого суда? М.О .: Лично я надеюсь, что IP-суд повысит качество рассмотрения дел в сфере интеллектуальной собственности, будет делать это быстрее, чем существующая система хозяйственных, административных и общих судов. В перспективе этот суд может решать дела без обращения к судебному эксперту, что существенно упростит и удешевит судебное разбирательство. Но я еще вернусь к тенденциям. Отмечу и то, что Украина не только делает шаги в направлении гармонизации национального законодательства в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, но и перенимает зарубежные тенденции. Например, недавно были предприняты попытки ввести возможность notice and takedown. Несмотря на то, что Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии» ветирован Президентом, считаю, что введение takedown-notice - уже не юридическая фантастика, а краткосрочная перспектива. То есть Украина в ближайшее время получит аналогичную США систему борьбы с нарушениями IP-прав в Интернете: если на каком-то сайте нарушаются ваши права на объекты авторского права, вы можете обратиться к владельцу сайта с требованием заблокировать доступ к незаконному контенту. В случае неудовлетворения требования правообладатель иметь право обратиться к хостеру, и тот будет обязан заблокировать доступ к спорному контенту.

Может ли IP-юрист составить патентную формулу? И.О .: Если говорить обо мне, то я физик, техника - моя специализация. В компании работаю с клиентами, которые намерены запатентовать техническое решение, например, какой-то установки, устройства, способа. Для эффективной работы над формулой нужна командная работа и технического специалиста, и юриста, и патентного поверенного. Я, как технический специалист, выясняю все технические детали и общаюсь с инженером или другим техническим специалистом на его языке. После подготовки проекта формулы мы с юристами, патентным поверенным уже тестируем формулы на предмет того, можно ли их обойти, будут ли те или иные действия конкурента нарушением прав нашего клиента. И уже только после этого вместе с другими документами подаем заявку.

Ирина, по вашему мнению, специалисты-технари должны быть в каждой юридической компании, которая занимается патентованием? И.О .: Да. И не только технари, я добавила бы еще химиков. Технарями мы привыкли называть инженеров. Химики, особенно фармацевты, - это уже другая отрасль. Учитывая то, как стремительно развивается фармацевтика, генная инженерия, актуальность химиков в компании становится все более очевидной.

Хорошо, пойдем дальше. В Украине создан специализированный суд, на работу в котором могут претендовать только юристы. Судьи IP-суда должны иметь техническое образование? И.О .: Я уверена, что в IP-суде должны быть судьи с технической специализацией. Более того, они должны иметь образование по вопросам интеллектуальной собственности. Не каждый юрист владеет тонкостями IP-права. Даже такое качественное образование, как, скажем, в Киево-Могилянской академии, не обеспечит этого.

М.О .: В «Могилянке» на право интеллектуальной собственности выделяется один-два триместра. Конечно, этого мало, и я после окончания этого вуза получала второе высшее образование, проходила различные курсы ВОИС, недавно закончила «гарвардский» курс по авторскому праву. Что касается судей, то мне очень импонирует опыт Финляндии. Кроме судей, там есть технические специалисты, которые не имеют права голоса, но выкладывают свое техническое видение.

Это как аналог наших судебных экспертов? М.О .: Не совсем, ведь эти лица работают в судах, участвуют во всех заседаниях, заслушивает аргументы сторон и советуют судьям: вот здесь истец сообщил не совсем корректную техническую информацию или эти доказательства действительно важны, и я рекомендовал бы их принять к рассмотрению, а эти доказательства не касаются технической сути и др.

Мария, вы будете претендовать на должность судьи IP-суда? М.О .: Нет, я пойду туда только как представитель стороны. Когда меня спрашивают, как решить то или иное дело, я задаю встречный вопрос: «На чьей я стороне?». Я привыкла кого-то обвинять или защищать. Поэтому мой характер не подойдет для судейской работы, особенно после десяти лет работы в юридическом бизнесе.

Какие еще вопросы возникают у украинского бизнеса, связанного с патентованием? И.О .: Самый первый вызов, который возникает перед украинским производителем - он хочет развиваться. Вот работает он на своей технологии где-то с 90-х годов, но мечтает о расширении и привлечении новых технологий. Что он может сделать? Усовершенствовать свою технологию или приобрести новую. При закупке технологии производитель обращается к нам затем, чтобы проверить, что ее использование не будет нарушать прав третьих лиц, проверить, запатентована ли эта технология на территории Украины. Для этого проводятся так называемые поиски на патентную чистоту. Часто бывают случаи, когда к одному производителю обращается другой с претензией о нарушении его прав на запатентованную продукцию. Производителю не нужно сразу заключать договор с патентообладателем, сначала нужно проверить информацию. Так, нужно определить, соответствует ли запатентованный объект критериям новизны, промышленной применимости (для полезной модели) и еще и изобретательского уровня (для изобретения). Также бывают случаи, когда владелец патента получил охрану на устройство с использованием одного технического решения, а наш клиент использует совсем другое.

​Законодательство в сфере интеллектуальной собственности не обновляется уже на протяжении многих лет. Какие изменения в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели вы бы рекомендовали внести в первую очередь? И.О .: Прежде всего ввести обязательное проведение квалификационной экспертизы при выдаче патента на полезную модель. Такой подход введен в России, благодаря чему отсеялась значительная часть «формальных» патентов, которые не выполняют другую функцию, нежели висят в рамочке на стене. А в некоторых странах, например в США, вообще не предусмотрена возможность патентования полезных моделей.

Мария, а что вы изменили в IP-законодательстве? М.О .: Если мы говорим о патентовании, то в Украине существует большое количество патентных троллей. Недобросовестные заявители пользуются тем, что заявки на полезную модель и промышленный образец не проверяются на новизну, носят декларативный характер. Можно запатентовать что угодно, изобретенное десятки лет назад, только благодаря правильно оформленной заявке. Если мы говорим об авторских правах, то для бизнеса есть ряд важных вещей. Во-первых, в Украине плохо урегулированы правоотношения относительно служебных произведений и произведений, созданных по заказу. Возьмем ИТ-бизнес. Если разработчик ИТ работает на компанию, то все имущественные права принадлежат совместно работодателю и заказчику. В США есть такая концепция «Work for hire» - концепция работы по найму. В большинстве случаев имущественные права в Америке принадлежат исключительно работодателю. Это необходимо для нормального развития ИТ-индустрии, дизайнерства, писательства, музыкальной индустрии. При совместной принадлежности имущественных прав (как в Украине) заказчик заказывает разработку сайта, платит немалые средства, а разработчик после сдачи заказа начинает использовать такой сайт тоже. Национальное законодательство предусматривает, что права принадлежат совместно, если иное не предусмотрено договором. Однако у нас далеко не весь бизнес и не всегда имеет возможность идентифицировать, что та или иная работа будет заключаться в создании интеллектуального продукта. Украине нужно изменить свое законодательство и позволить развивать бизнес. В перспективе ИТ-компании сочтут украинскую юрисдикцию более привлекательной в отличие от других. Другая проблема национального масштаба: отсутствие в Украине свободы панорамы. Если вы будете гулять по Подолу, найдете архитектурный шедевр, созданный 50-60 лет назад, сделаете фотографию на его фоне, а затем напечатаете на блокнотах для продажи, то нарушите имущественные права лица, которое создало дом, или его правопреемников.

А в сфере торговых марок? М.О .: В сфере торговых марок мне импонирует концепция (действует во многих странах) запрета подавать на регистрацию торговой марки с недобросовестными намерениями. Сегодня, если недобросовестный заявитель подал на регистрацию ТМ и получил охранный документ, добросовестному очень сложно признать в судебном порядке такое свидетельство недействительным. Нужно найти такое основание, как введение в заблуждение в отношении лица-производителя. Но если производитель еще не настолько известен, этого сделать он не может. Или ему придется признавать знак хорошо известным, что тоже не во всех случаях допустимо. В сфере признании недействительными свидетельств на ТМ в контексте реформирования судебной системы и реформирования сферы правовой охраны интеллектуальной собственности, возможно, стоит отдать на откуп апелляционной палаты вопрос признания свидетельств недействительными. Это - упрощенный по сравнению с судебным порядком процесс, который осуществляется профессиональными лицами с большим опытом работы. Они уже успешно себя проявили в этой области. Мне и моим клиентам значительно удобнее обращаться в Апелляционную палату ГСИС Украины в случаях, предусмотренных законодательством, и за два-четыре месяца получать результат в виде решения. Мне не нужно заказывать судебную экспертизу или разъяснять в районном суде общей юрисдикции, что такое торговая марка. Такая система уже действует в некоторых странах и показывает свою эффективность. В Украине есть даже тролли по торговым маркам. Они подают на регистрацию названия известных компаний или тех, которые придут на украинский рынок в ближайшем будущем. Иностранная компания входит на рынок, а домен в зоне ua уже занят, потому что зарегистрирована соответствующая торговая марка. Поэтому компания обращается в суд, однако судебная система работает очень долго.

​То есть ТМ Starbucks уже в Украине зарегистрирована? М.О .: У нас зарегистрировано многое, как, впрочем, многое признано недействительным. Всем известен пример Google, когда другая компания зарегистрировала ТМ, похожую на Google, и смогла получить домен в зоне ua. Американской корпорации пришлось потратить немало усилий, чтобы признать свою ТМ хорошо известной, признать другое свидетельство на знак для товаров и услуг недействительным и переделегировать домен.

Поговорим о влиянии международной судебной практики на украинском IP-рынок. По вашим прогнозам, когда украинская практика «дорастет» до таких правовых конструкций, как «Джон Доу и Ричард Роу» в США, «Ашок Кумар и Ракеш Кумар» в Индии? М.О .: Сначала нужно подготовить к этому наше общество. Необходимо объяснить судьям и законодателям содержание этих правовых конструкций и их важность для дальнейшего развития рынка. Я являюсь членом Комитета по борьбе с контафактом INTA (The International Trademark Association) и представляю Украину по разработке предложений и возможности обращения к субъектам законодательной инициативы по поводу конструкции Джон Доу. Но сначала надо подготовить почву, поскольку не все юристы имели дело с этой концепцией. Сегодня концепция работает в США, Великобритании, Индии, Австралии и Канаде. По моим прогнозам, это перспектива двух-трех лет. Также на украинскую судебную практику важное влияние имеют решения Европейского суда справедливости. Так, недавно в одном из дел издатель PlayBoy смог доказать, что ссылка на фотографии, которые принадлежат ему, является нарушением его авторских прав. Кроме того, в Комитете по борьбе с контрафактом INTA мы работаем над так называемым crime project, который усиливает ответственность за нарушение прав на торговые марки в Украине и мире. Возьмем Уголовный кодекс Украины: за нарушение авторских прав максимальный срок лишения свободы - шесть лет. В отношении торговых марок - ноль.

Как, по вашему мнению, в Украине будет называться Джон Доу? М.О .: Мне хочется назвать его дядя Ваня.

Ирина, мы поговорили об изобретателях, а как насчет инвесторов, что может патентно-юридическая компания сделать для него? И.О .: Например, инвестору предлагают вложить немалую сумму в производство определенного продукта. Консультанты, особенно с техническим образованием, могут оценить «жизнеспособность» технического решения патента. Возможно, заявитель заявил четыре компонента смеси, а пятый скрыл или раскрыл с неправильным количественным содержанием этих компонентов - ситуации бывают разными. Инвестору нужно проверить, возможно ли реализовать патент при современном уровне техники.

И в завершение спрогнозируйте, пожалуйста, тенденции развития системы защиты интеллектуальной собственности на следующий, 2017 ... М.О .: Мы надеемся на гармонизацию украинского законодательства с европейским, там множество работы как для законодателей, так и для юристов IP-сферы . Так, в ЕС охраняются незарегистрированные промышленные образцы. Для чего это делается? Например, производитель молочной продукции придумал пять-десять бутылок различных видов для молочной продукции. Он не знает, что «выстрелит» на рынке и будет пользоваться спросом у потребителей. В Европе он получает временную охрану на определенный срок как только бутылки будут поставлены на полках в супермаркете и в подтверждение этого будут фотографии. У нас ситуация другая: даже если производитель выложит бутылки, но не подаст заявку и не получит патенты, то фактически будет лишен правовой охраны. Кстати, клиенты, которых мы сопровождали при выходе на европейские рынки, признавали, что охрана незарегистрированных промышленных образцов очень экономит средства. Маркетинг сначала тестирует продажи, затем производитель закрепляется за двумя-тремя образцами, после чего подает их на регистрацию. Очень важным также является Интернет. Конечно, в этой области хочется урегулировать неурегулированное, хочется оставить и свободу слова, и свободу действий. Упомянутые в начале takedown-notice, которые, скорее всего, будут введены в Украине, могут осуществить определенную революцию на рынке интернет-услуг. Планируется блокировка чужих сайтов. Однако такой механизм может спровоцировать выход на арену «интернет-троллей» (будут угрожать блокированием владельцам сайтов, продавать свои услуги контрагентам). Поэтому патентным поверенным, специалистам в сфере интеллектуальной собственности нужно будет, с одной стороны, помогать правообладателям защищать их права, а с другой - защищать бизнес, который будет страдать от недобросовестных конкурентов.

Интервью для журнала "Украинский юрист", декабрь 2016 (ссылка на PDF версию). Язык оригинала - украинский.