На кого регистрировать ТМ, патентовать изобретение или промышленный образец: неудобные вопросы.

Статья Марии Ортинской

2019-02-13

Пожалуй, вопрос «а на кого нам подавать заявку на регистрацию торговой марки?» или «на кого лучше запатентовать изобретение?» можно добавить в список самых часто задаваемых. Кажется, что самый простой ответ – самый правильный: на себя. Но если бы всё было так просто…

Какие варианты вообще есть?

  1. На физическое или юридическое лицо.

Заявителем может стать как условный Иванов Иван Петрович, так и юрлицо, учредителем которого он является, например ООО “Одуванчик”. Здесь в обоих вариантах есть свои недостатки и преимущества.

Как минимум, физическое лицо может развестись и получить от супруга требование на вторую половинку имущественных прав на объект интеллектуальной собственности. В семейный спорах эта тема — темный лес, но от претензий никто не застрахован, а решения суда спрогнозировать тяжело.

А если регистрировать или патентовать объект на юридическое лицо, то можно столкнуться с проблемами вроде рейдерского захвата предприятия. Или банального корпоративного конфликта между учредителями.

  1. На несколько лиц (как физических, так и юридических).

В большинстве стран, и в Украине в том числе, зарегистрировать ТМ или запатентовать изобретение можно на нескольких лиц. На всё того же Иванова Ивана Петровича и его коллегу Петренко Иванку Петровну. Или на Иванова Ивана Петровича, Петренко Иванку Петровку и ООО “Одуванчик”.

Вроде бы, так можно учесть интересы всех и минимизировать риски, но это только первое впечатление.

К примеру, для ТМ, взаимоотношения всех лиц, на которых марку зарегистрировали, определяются соглашением. Если соглашения нет, то каждый из собственников может использовать торговую марку как хочет, но передавать права или разрешать использование знака третьим лицам без разрешения остальных не может.

Главная проблема в том, что когда возникает идея нового продукта или проекта, далеко не все понимают, что когда-то они получат прибыль, и её придётся делить. Ну или не заработают, и делить придётся расходы. Поэтому и соглашения подписывают только единицы. На первом, романтическом, этапе работы над новым проектом все стесняются говорить о будущем, только вот лучше подумать о неудобных вещах заранее, чем судорожно пытаться решить проблемы уже когда они появятся.

  1. На резидента или нерезидента.

Нравится мне это или нет, но специфика ведения бизнеса в Украине такова, что многие заводят компании в других юрисдикциях — Кипр, Великобритания, Эстония, какие-то там острова… И, учитывая ту же специфику бизнеса, нестабильность экономики и законодательства, может показаться, что безопасней подать заявку на нерезидента. Но:

  • нерезидент нерезиденту рознь. Допустим, в кипрской компании ваш директор — надежный номинальный киприот, его полномочия как директора не лимитированы, и вы радостно регистрируете на кипрское юрлицо ТМ. Только вот в полночь надежность может превратиться в тыкву, директор передаст ваши объекты ИС третьим лицам и укатит в закат на карете. И сделать с этим вы ничего не сможете.
  • некоторые объекты интеллектуальной собственности, например ТМ, нужно использовать. Если ТМ не используется, то по истечении определенного срока заинтересованное лицо может попросить суд досрочно прекратить действие ТМ. И если ваше кипрское юрлицо не использует зарегистрированную марку и не дает разрешение её использовать, то всё действие ТМ может быть под угрозой.

Эти варианты регистраций можно считать базовыми, даже банальными. На самом деле их ещё больше.

  1. Регистрация на одного из партнёров. Тоже далеко не всегда вариант, но если остальные партнёры понимают, что вся интеллектуальная собственность бизнеса в одних руках, тогда это может сработать. Но есть и проблема: человек может умереть, или взять на себя десять кредитов и не платить. И в результате это будет проблемой компании.
  2. Часть на одного партнера, часть на другого. “Поделить” объекты можно, но нужно понимать, что если вы уже зарегистрировали ТМ “Одуванчик” на Иванова, в регистрации ТМ “Одуван” на Петрова могут отказать. Конечно, предварительный отказ можно преодолеть, но это дополнительная трата денег и времени. А если у вас одна ТМ зарегистрирована в Украине, а вторая — в США, то это не просто большая трата денег, но и намного больший риск при регистрации.
  3. Регистрация на супруга или другого члена семьи. Я не семейный юрист, и тем более не семейный психолог, но как патентный поверенный рекомендую разделять семейные отношения и бизнес.
  4. На наемного сотрудника. Такие ситуации на практике встречаются всё реже, но риски не меняются. К тому же, нужно помнить, что трудовые отношения можно прекратить за 2 недели, а законодательство по итогу в большинстве ситуаций будет на стороне сотрудника, а не работодателя.
  5. На директора. Иногда наёмный директор надевает белый плащ и начинает “заботиться” о чужой интеллектуальной собственности. Всегда нужно понимать, на кого ваш директор регистрирует объект ИС и зачем он это делает. Он может найти патентного поверенного, оплатить гонорар и сборы, но точно не подать на себя заявку. Особенно, если это делается молча и без ведома владельцев бизнеса. На моей практике случались попытки директоров государственных предприятий подавать заявки на регистрацию ТМ на себя.
  6. На дистрибьютора. В каждой стране есть своя бизнес и торговая специфика. И мы часто обманываемся впечатлением, что США — “это же ТАКОЙ рынок”, восток вообще “дело тонкое”, а местный дистрибьютор наших товаров или услуг в курсе всех особенностей рынка, и вообще незаменим. Всё возможно, только даже это не повод разрешать ему подавать заявки на своё имя. Незаменимый дистрибьютор превратится в недобросовестного в мгновение ока, а о блокировке ввоза продукции оригинального производителя можно писать почти бесконечно.

Ну теперь-то всё просто и понятно?

Всё ещё нет. На самом деле, вопросов возникает ещё больше.

Например, два владельца ТМ, а домен зарегистрирован на одного. Ещё есть аккаунты в соцсетях – для большинства это уже must-have, а для некоторых вообще единственный канал продаж. И у кого доступы, тот, получается и хозяин. Учитывая, что технически не может быть сразу два или три владельца домена, моя рекомендация — соглашение. Конечно, критики скажут, что в реалиях украинских судов это не поможет. Но эти реалии зачастую формируют сами стороны, у которых или нет соглашений, или их обещали подписать, но вот почему-то не подписали, или потеряли на почте, или съела собака…

У изобретений, полезных моделей и промышленных образцов есть не только владелец патента, а и изобретатель или автор. Можно конечно указать директора изобретателем роторного двигателя и автором объемной упаковки сыра, но не стоит забывать о реальном изобретателе, авторе, и его правах. Намного проще сразу договориться, подписать с ним соглашение и выплатить вознаграждение, чем рисковать потерять права в будущем.

Налоговый кодекс тоже играет не последнюю роль в выборе того, на кого подавать заявку. Но это уже тема для отдельной статьи.

Если подводить итоги, то что представляет ваш бизнес без торговой марки, запатентованного промышленного образца или важного изобретения? Что будет, если вы потеряете домен, который использовали много лет? Стоит ли вообще раскручивать продукт, технологию, если в любой момент у вас могут просто отобрать права на объект интеллектуальной собственности? Наверное не стоит. Поэтому какими неудобными бы ни были вопросы о том, на кого регистрировать объект ИС, лучше задать их сразу. А потом ещё правильно задокументировать.



Подробнее (внешняя ссылка) Подробнее (внешняя ссылка PDF)