Представим ситуацию… Вы начали бизнес, скажем, по изготовлению кондитерских изделий без сахара как пример полезных сладостей. На старте пригласили свою подругу или друга вести дело вместе. Зарегистрировали юридическое лицо, получили свидетельство на торговую марку и несколько лет вдохновенно работали на развитие и любовь потребителей. Со временем ваша партнерша или партнер принимает решение выйти из бизнеса. Как быть с вашим брендом, правами на ТМ?
На самом деле, передача прав на торговую марку – сейчас один из наиболее частых запросов, обусловленный изменениями обстоятельств. Кто-то продает бизнес, кто-то покупает, кто-то структурирует и т.д.
Для того чтобы передать права на ТМ (прим. – в бизнес-среде часто говорят «продать ТМ»), она должна быть зарегистрирована. Как только вы подали заявку, можете использовать ТМ в своей деятельности. Однако, например, если захотите заработать и продавать франшизу, сделать это можно будет только после получения долгожданного номера регистрации, на что может потребоваться 18-22 месяцев.
То есть, есть заявка – используете обозначение сами. Есть регистрация со свидетельством – позволяете использовать другим.
Поскольку права возникают не только на свидетельство, но и на поданную заявку, можно:
- передать права на ТМ после получения свидетельства на ТМ;
- передать право получения свидетельства на ТМ на этапе регистрации.
Передача права также подлежит государственной регистрации. Стороны должны заключить договор о передаче исключительных имущественных прав на торговую марку. В нем указать, кроме сторон, конкретную ТМ (или заявку) с соответствующим номером, перечень классов товаров и услуг, по которому происходит передача прав.
В договоре необходимо указать стоимость вознаграждения за передачу ТМ. Если это происходит на безоплатной основе – тоже обязательно указать в тексте документа. Сумму стороны определяют сами, в большинстве случаев это результат договоренности.
Но следует быть внимательными с юридическими лицами, имеющими в своем составе иностранные инвестиции или государственную долю. Тогда оценка стоимости ТМ обязательна, что предусмотрено законами «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и «О режиме иностранного инвестирования».
Затем договор должен быть соответствующим образом зарегистрирован в государственном органе. В Украине это – государственная организация «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций», который также называют Офис IP. Кроме того, соответствующие изменения должны быть внесены в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг. Это потребует ориентировочно два месяца времени. После регистрации таких изменений все права на такую ТМ будут считаться официально переданными.
Передача прав должна производиться с соблюдением одного важного условия – регистрации договора собственников/заявителей в ведомстве.
Следует отметить, бизнес часто воспринимает ТМ как определенный «товар», который может быть предметом многих сделок. Действительно, ее стоимость может достигать миллионов долларов. Однако, по своей юридической сути, по договору передается не ТМ, а права на нее. Это важно.
Права на ТМ можно также отдать в коммерческую концессию с целью монетизировать. К примеру, путем заключения договоров франшизы, которую мы уже упоминали. То есть, передать право на использование ТМ другим лицом. Так, можно купить франшизу и отрыть ресторан McDonald's со всеми возможностями, использовать этот бренд. Такой договор как раз и предусматривает возможность использовать словесное обозначение McDonald's.
Но вернемся к нашей истории с производством полезных кондитерских изделий и запросу на передачу прав ТМ. В целом подобные запросы актуальны среди бизнеса и могут касаться таких кейсов:
- владельцу – физическому лицу – необходимо передать права на ТМ собственной компании;
- происходит продажа компании вместе с ТМ;
- совладельцы решили поделить бизнес и передать права на ТМ;
- владелец ТМ решил передать ее в совладение.
И каждый из таких случаев имеет свою специфику и нюансы.
Так, например, в IPSTYLE обратился клиент, деятельность которого связана с разработкой программного обеспечения. Для получения стартапом инвестиций от одного из фондов возникла необходимость передать права на ТМ от физического лица – юридическому. Требование инвестора – надлежащее оформление всех прав на объекты интеллектуальной собственности. Поскольку фонд был иностранным, то и заключение договора осуществлялось на двух языках.
В ином кейсе – супруга решила передать свои права на обозначение в совладение супругу. Договор заключен, изменения зарегистрированы должным образом и свидетельство на ТМ имеет двух владельцев.
Следовательно, правообладатель ТМ может ее использовать самостоятельно, может разрешить использовать другим людям на коммерческой основе, а может вообще передать (продать) это право другим. Главное – сделать все юридически грамотно.