Совладельцы ТМ и соучредители ООО: сложности разграничения статусов

2020-03-10

При создании бизнеса каждый из основателей предполагает и осознает, что момент, когда один из них выйдет из игры, может прийти неожиданно. Об этих аспектах заблаговременно заботится устав и корпоративный договор. Если же учредители при этом являются совладельцами IP объектов, имеем фабулу с нюансами, поскольку выход из Общества не свидетельствует о лишении статуса совладельца. На примере этого кейса мы расскажем как это урегулировано на практике.

Ситуация: основатели Общества подали на регистрацию ТМ, однако в графе «Заявитель» было указано не название Общества, а имена двух учредителей. Через определенный промежуток времени Основатель-1 вышел из состава учредителей Общества, однако остался совладельцем свидетельства на ТМ.

Основатель-2 остался участником и единственным владельцем Общества, продолжил вести предпринимательскую деятельность: заключать договоры с контрагентами, заниматься продвижением товаров и услуг, искать новых партнеров и способы расширения собственной деятельности. В процессе осуществления такой деятельности он заключил договор, по которому отчуждались права на технические условия на систему, название которой было зарегистрировано в качестве ТМ на имя бывших соучредителей. Однако, никаких разрешений на использование ТМ третьими лицами от Основателя-1 никто не получал.

Как известно, предоставление прав на использование ТМ третьим лицам может осуществляться исключительно по волеизъявлению всех владельцев ТМ. Нарушение этого принципа, собственно, и стало предметом иска.

Бывший Основатель-1 подал иск к Основателю-2 с учетом того, что последний заключал договоры об отчуждении прав на технические условия на систему с тождественной ТМ, зарегистрированной на имя двух соучредителей. Бывший Основатель-1 указывал на прямое нарушение его прав, поскольку такой договор был заключен без его согласия как совладельца.

Пройдя три инстанции, с адвокатами и толкованием каждой нормы договора, справедливость таки нашлась. И суд поддержал позицию совладельца, права которого были нарушены.

Какая тут мораль, спросите вы? Четко разграничивать титулы и права. Ведь отказ от титула «основателя компании» не означает автоматический отказ от прав на IP объект.

Если вы все же решили, что владельцем IP объекта станет не Общество, а его участники, без договора между совладельцами вы как без устава!