Уявіть ситуацію, ви подали торговельну марку на реєстрацію і через певний час отримуєте попередню відмову. Не найприємніші відчуття, правда? Тут ми розповімо, чому так стається, а також як можна «поборотись» за торговельну марку.
Чому так відбувається? Експерт Офісу інтелектуальної власності, куди ви подали заявку на реєстрацію, перевіряє вашу торговельну марку на відповідність критеріям правової охорони. Якщо простіше, перевіряє вашу ТМ на предмет відсутності абсолютних чи відносних підстав для відмови в реєстрації. Якщо ще простіше, ці підстави можна описати таким чином:
Абсолютні
- загальновживаність позначення, відсутність розрізняльної здатності, описовість;
- оманливість щодо властивостей чи географічного походження;
- аморальність, суперечливість принципам публічного порядку;
- відтворення державних символів тощо.
Відносні
- позначення може бути сплутане з раніше поданими чи зареєстрованими торговельними марками інших осіб, добре відомими торговельними марками;
- відтворює географічні позначення, промислові зразки, які належать іншим особам без відповідного дозволу тощо;
- відтворює назви відомих творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- відтворює прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них відомих осіб без їх згоди;
- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.
Перелік підстав не є вичерпний та в кожній країні має свої локальні нюанси та особливості.
Також відмовити в реєстрації ТМ можуть на підставі опозиції, зокрема обгрунтованих заперечень з боку інших осіб.
Важливо, що вам не відмовляють одразу. Спершу вам дають можливість надати свої аргументи на користь реєстрації вашої торговельної марки. Експерт вивчає їх та ухвалює фінальне рішення.
Утім, перед тим як подавати торговельну марку на реєстрацію, ми радимо проводити «чекап», а саме – попередній пошук і перевірку за вже зареєстрованими та поданими на реєстрацію ТМ. Це дозволить пересвідчитись, що ваша ТМ оригінальна, не описова для вашої діяльності, не створює хибних асоціації та не є схожою з торговельними марками третіх осіб. Якщо перевірка дасть сигнал про ризики, ми запропонуємо варіанти видозмін для подальшої успішної реєстрації.
Проте навіть після чекапу можна зустрітись з попередньою відмовою. Іноді бізнеси йдуть свідомо на це, аби не змінювати назву чи логотип. У такому разі ми розробляємо стратегію подолання попередньої відмови. Тут потрібен дисклеймер, що не завжди це можливо. Усе залежить від обставин справи.
Приміром, ви подали ТМ «IPSTYLE кава» для кави, але заявили широкий перелік товарів, що крім кави охоплює чай та інші продукти. Експерт виніс попередню відмову на підставі того, що ТМ оманлива стосовно тих товарів, які не є кавою. У такому разі рішенням може бути скорочення переліку товарів, а відтак — успішна реєстрація ТМ для потрібного товару — кави.
Інший приклад — ми знайшли потенційно схожу ТМ і провели перемовини з її власником з метою, щоб він дав згоду на реєстрацію ТМ нашого клієнта. Для реалізації такої стратегії важливо, аби ТМ не вводили в оману через існування на одному ринку товарів чи послуг.
Аби побудувати коректну стратегію, ми завжди оцінюємо ситуацію обʼєктивно та всебічно. Якщо не вбачаємо успіху у подоланні попередньої відмови, бо ТМ дуже схожі, краще порадимо частково видозмінити ТМ, що не вплине кардинально на бренд, але дасть можливість зареєструвати бажану ТМ і спокійно розвивати бізнес.
керівниця Практик управління брендами,
дизайнами та авторським правом IPSTYLE
Отже, якщо ви плануєте або вже реєструєте ТМ, наші поради наступні:
1. Ретельно обирайте неймінг та брендинг, який буде оригінальним і не порушуватиме прав інших. Адже ваша оригінальність — це не лише зареєстрована у майбутньому ТМ, а й впізнаваність, гарне сприйняття вашими клієнтами.
2. Подання заявки на ТМ і чекап мають бути своєчасними, не зволікайте з цим, адже потім можете зустрітись з небажаними ризиками та конкурентами.
3. Якщо отримали попередню відмову в реєстрації ТМ, не переживайте. Спочатку давайте розберемось, на підставі чого вам відмовили та як цю відмову можна подолати.
4. Використовуйте ТМ у тому вигляді, в якому реєструєте. Тоді у разі попередньої відмови докази використання будуть завжди на нашу користь.
5. Будьте розсудливими. Якщо вам протиставили тотожну ТМ, згоду отримати неможливо, а шанси на реєстрацію дуже низькі, краще спрямувати ресурс на частковий ребрендинг, ніж на пошуки аргументів, які зрештою не допоможуть з огляду на норми законодавства та практику.
І навпаки, якщо є підстави аргументовано подолати попередню відмову, варто спробувати, але заручившись експертизою та допомогою спеціалістів. Просто напишіть нам на office@ipstyle.ua або забронюйте зустріч.
**
Важливо: IPSTYLE цінує вашу конфіденційність. Якщо ви подавали ТМ не з нами та отримали попередню відмову, ми залюбки підпишемо NDA і після того перейдемо до аналізу відмови та оцінки можливості її подолання.