Представьте ситуацию, вы подали торговую марку на регистрацию, а через некоторое время получаете предварительный отказ. Не самые приятные ощущения, правда? Здесь мы расскажем, почему так происходит, а также как можно «побороться» за ТМ.
Почему так происходит? Эксперт Офиса интеллектуальной собственности, куда вы подали заявку на регистрацию, проверяет вашу торговую марку на соответствие критериям правовой охраны. Проще говоря, проверяет вашу ТМ на предмет отсутствия абсолютных или относительных оснований для отказа в регистрации. Если еще проще, эти основания можно описать следующим образом:
Абсолютные
- общеупотребляемое слово, отсутствие различительной способности, описательных характер обозначения;
- введение в заблуждение относительно свойств или географического происхождения;
- аморальность, противоречие общественным интересам;
- государственная символика и т.д.
Относительные
- обозначение можно спутать с ранее поданными или зарегистрированными ТМ других лиц, хорошо известными марками;
- воспроизводит географические обозначения, промышленные образцы, принадлежащие другим лицам без соответствующего разрешения;
- содержит названия известных произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или правопреемников;
- воспроизводит фамилии, имена, псевдонимы и их производные известных лиц без их согласия;
- может ввести в заблуждение в отношении лица, производящего товар или оказывающего услуги.
Этот перечень оснований не исчерпывающий, и в каждой стране имеет свои локальные нюансы и особенности.
Также отказать в регистрации ТМ могут на основании оппозиции, в частности, обоснованных возражений со стороны других лиц.
Важно, что вам не отказывают сразу. Сначала дают возможность предоставить свои аргументы в пользу регистрации вашей торговой марки. Эксперт изучает их и принимает финальное решение.
Впрочем, перед тем как подавать ТМ на регистрацию, мы советуем проводить «чекап», а именно – предварительный поиск и проверку уже зарегистрированных и поданных на регистрацию ТМ. Это позволит убедиться, что ваша ТМ оригинальная, не описательная для вашей деятельности, не создает ложных ассоциации и не схожа с торговыми марками третьих лиц. Если проверка даст сигнал о рисках, мы предложим варианты как ее изменить для последующей успешной регистрации.
Однако даже после чекапа можно столкнуться с предварительным отказом. Иногда бизнесы идут на это сознательно, не желая менять название или логотип. В таком случае мы разрабатываем стратегию преодоления отказа. Здесь нужен дисклеймер, что не всегда это возможно. Всё зависит от обстоятельств дела.
К примеру, вы подали ТМ «IPSTYLE кофе» для кофе, но заявили широкий перечень товаров, который кроме кофе охватывает чай и другие продукты. Эксперт вынес предварительный отказ на основании того, что ТМ не соответствует тем товарам, которые не являются кофе. В таком случае решением может послужить сокращение перечня товаров и затем уже успешная регистрация ТМ для нужного товара — кофе.
Другой пример – мы нашли потенциально схожую ТМ и провели переговоры с ее владельцем, чтобы он дал согласие на регистрацию ТМ нашего клиента. Для реализации такой стратегии важно, чтобы ТМ не вводили в заблуждение из-за "соседства" на одном рынке товаров или услуг.
Чтобы выстроить корректную стратегию, мы всегда оцениваем ситуацию объективно и всесторонне. Если не видим успеха в преодолении предварительного отказа по причине того, что ТМ весьма схожи, лучше посоветуем частично видоизменить ТМ. Это не повлияет кардинально на бренд, но позволит зарегистрировать желаемую ТМ и спокойно развивать бизнес.
руководитель Практик управления брендами,
дизайнами и авторским правом IPSTYLE
Итак, если вы планируете или уже регистрируете ТМ, наши рекомендации следующие:
1. Тщательно подходите к вопросу нейминга и брендинга, который будет оригинальным и не будет нарушать права других. Ваша оригинальность – это не только зарегистрированная в будущем ТМ, но и узнаваемость, хорошее восприятие вашими клиентами.
2. Подача заявки на ТМ и чекап должны быть своевременными. Не медлите с ними, поскольку вскоре можете стокнуться с нежелательными рисками и конкурентами.
3. Если получили предварительный отказ в регистрации ТМ, не переживайте. Сначала давайте разберемся, на основании чего вам отказали и как этот отказ можно преодолеть.
4. Используйте ТМ в том виде, в каком регистрируете. Тогда, в случае предварительного отказа, доказательства ее использования будут в нашу пользу.
5. Будьте рассудительны. Если вам противопоставили тождественную ТМ, а согласие получить невозможно и шансы на регистрацию низкие, лучше направить ресурс на частичный ребрендинг, нежели на поиски аргументов, которые в конечном счете "не помогут из-за"разобьются" о нормы законодательства и практику.
И наоборот, если есть основания аргументированно преодолеть предварительный отказ, следует пробовать, но заручившись экспертизой и помощью специалистов. Просто напишите нам на office@ipstyle.ua или забронируйте встречу.
**
Важно: IPSTYLE ценит вашу конфиденциальность. Если вы подавали ТМ не с нами и получили предварительный отказ, мы охотно подпишем NDA и перейдем к анализу причин отказа, оценке возможности его преодоления.