Уявімо ситуацію… Ви почали бізнес, скажімо, з виготовлення кондитерських виробів без цукру як приклад корисних солодощів. На старті запросили свою подругу чи друга вести справу разом. Зареєстрували юридичну особу, отримали свідоцтво на торговельну марку і кілька років натхненно працювали на розвиток і прихильність споживачів. Згодом ваша партнерка чи партнер вирішує піти з бізнесу. Як бути з вашим брендом, правами на ТМ?
Насправді, передача прав на торговельну марку – один із найчастіших запитів, наразі зумовлений змінами обставин. Хтось продає бізнес, хтось – купує, хтось – структурує.
Для того, аби передати права на ТМ (прим. – у бізнес-середовищі часто кажуть «продати ТМ»), вона має бути зареєстрованою. Щойно ви подали заявку, можете використовувати ТМ у своїй діяльності. Проте, приміром, якщо захочете заробити на використанні ТМ і продавати франшизу, зробити це можна буде тільки після отримання довгоочікуваного номеру реєстрації, яка може тривати 18-22 місяці.
Тобто, є заявка – використовуєте позначення самі. Є реєстрація зі свідоцтвом – дозволяєте використовувати ваше позначення іншим.
Оскільки права виникають не тільки на свідоцтво, але і на подану заявку, то можна:
- передати права на ТМ після отримання свідоцтва на торговельну марку;
- передати право на отримання свідоцтва на ТМ на етапі реєстрації.
Передача права також підлягає державній реєстрації. Сторони мають укласти договір – про передачу виключних майнових прав на торговельну марку. У ньому зазначити, окрім сторін, конкретну ТМ (або заявку) із відповідним номером, перелік класів товарів і послуг, за яким відбувається передача прав.
Договір може бути оплатним чи безоплатним, але це також необхідно обов'язково зазначити в тексті документу. Сума визначається сторонами самостійно, у більшості випадків це результат їхньої домовленості.
Утім, потрібно бути уважними із юридичними особами, які мають у своєму складі іноземні інвестиції чи державну частку. Тоді оцінка вартості ТМ є обов'язковою, що передбачено законами «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про режим іноземного інвестування».
Після підписання договір має бути відповідним чином зареєстрований у державному органі. В Україні – це Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ, який також називають Офіс ІР). Такожі відповідні зміни мають бути внесені у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Це потребує орієнтовно два місяці часу. Після реєстрації таких змін усі права на таку ТМ вважатимуться офіційно переданими.
Передача прав має відбуватися із дотриманням однієї важливої умови – реєстрації договору власників/заявників у відомстві.
Слід погодитися, бізнес часто сприймає ТМ як певний «товар», який може стати предметом багатьох угод. Дійсно, її вартість може сягати мільйонів доларів, Проте, за своєю юридичною суттю, за договором передається не ТМ, а права на неї. Це важливо.
Права на ТМ також можна віддати в комерційну концесію з метою монетизувати. Наприклад, через укладання договорів франшизи, про яку ми вже згадували. Тобто, передати права на використання ТМ іншою особою. Так, можна купити франшизу і відрити ресторан McDonald’s із усіма можливостями, використовувати цей бренд. Такий договір як раз і буде передбачати можливість використовувати словесне позначення McDonald’s.
Але повернемося до нашої історії із виробництвом корисних кондитерських виробів і запиту на передачу прав щодо ТМ. Загалом він актуальний серед бізнесу і може стосуватися наступних кейсів:
- власнику – фізичній особі – необхідно передати права на ТМ власній компанії;
- відбувається продаж компанії разом із ТМ;
- співвласники вирішили поділити бізнес і передати права на ТМ;
- власник ТМ вирішив передати своє позначення у співвласність.
І кожен з таких випадків має свою специфіку та нюанси.
Так, наприклад, до IPSTYLE звернувся клієнт, діяльність якого пов'язана з розробкою програмного забезпечення. Для отримання траншу інвестицій від одного з фондів на підтримку стартапу виникла потреба передати права на ТМ від фізичної особи (засновника) до юридичної. Вимога інвесторів – належне оформлення всіх прав на об'єкти інтелектуальної власності. Оскільки фонд був іноземним, то й укладання договору здійснювалось двома мовами.
В іншому кейсі – дружина вирішила передати свої права на позначення у співвласність чоловікові. Договір укладений, зміни зареєстровані належним чином і наразі свідоцтво на ТМ має двох власників.
Отже, правовласник ТМ може його використовувати самостійно, може дозволити використовувати позначення іншим людям на комерційній основі, а може взагалі передати (продати) це право іншим. Головне – зробити це юридично грамотно.