Топ-5 країн із особливостями в реєстрації ТМ

2020-06-20

В Китаї заборонено реєструвати торговельну марку для смарт-годинників. В Японії кілька раз треба платити збори за реєстрацію ТМ по міжнародній процедурі. А в США власник час від часу повинен підтверджувати, що дійсно використовує ТМ на її території. Три країни — три різні вимоги, які не повторюються в жодній із них.

А тепер уявіть, що таких країн сотні. Із сотнею різних законів, вимог, строків і особливостей.

Ми обрали кілька країн з “особливими” вимогами щодо реєстрації ТМ. Тож якщо ви бажаєте зареєструвати ТМ в цих країнах та не допустити порушень ваших прав інтелектуальної власності — гортайте вниз і ми станемо вашими провідниками в цих законодавчих джунглях.

Китай

  1. Колір як окрема торговельна марка

В більшості країнах світу окремий колір можна зареєструвати як ТМ за умови, якщо він дійсно вирізняє товари та послуги однієї особи серед таких же товарів та послуг інших осіб. Наприклад, один із відтінків фіолетового зареєстрований для кондитерських виробів компанії Mondelez (виробник шоколаду Milka), а червоний колір — для підошви взуття Christian Louboutin*. За законодавством Китаю колір не можна зареєструвати як ТМ. Але допускається реєстрація слів та логотипів із заявленням різних кольорів.

*червоний колір зареєстрований як позиційна ТМ. Це означає, що він може бути використаним лише на певній частині (позиції) взуття, в даному випадку на підошві.

  1. Перелік товарів та послуг

Китай є однією із країн, де передбачена чи не найбільша кількість заборон щодо реєстрації ТМ. Тут не можна зареєструвати торговельну марку для: смарт-годинників, банкнот, рисового паперу, послуг азартних ігор та казино, складання гороскопів, астрологічного та персонального духовного консультування,  організації політичних зустрічей, консьєрж-послуг тощо.

Також ви не зможете зареєструвати ТМ для послуг роздрібного та оптового продажу будь-яких товарів, крім фармацевтичних, ветеринарних та санітарних, а також товарів медичного призначення. Ні, це не означає, що ви не можете продавати інші товари в Китаї. Просто для такої діяльності слід підібрати дозволені законом формулювання відповідних послуг.

  1. Неспіврозмірні строки

В Китаї доволі обмежені строки для оскарження попередньої відмови в реєстрації ТМ — до місяця. Натомість, сам перегляд винесеної відмови уповноваженим органом сягає 1-1,5 року.

  1. Територіальність

Подаючи на реєстрацію ТМ в Китаї заявникам слід зараннє визначити на якій саме території здійснюватиметься використання ТМ. Адже, торговельна марка, зареєстрована в Китаї, не охороняється в Гонконзі та Макао. Реєстрація ТМ на цих територіях здійснюється окремо.

  1. Відчуження прав на ТМ

Відчуження прав на ТМ повинне здійснюватись щодо серії ідентичних чи схожих знаків, зареєстрованих на одного власника та для таких же або однорідних товарів та послуг. Наприклад, якщо ви передаєте права на словесну ТМ “IPStyle”, то повинні здійснити такі дії і щодо ТМ “IPStyle Patent Law Company” та з логотипом “IPStyle”, якщо вони зареєстровані на ту ж компанію для тих же послуг. Ця вимога існує, щоб не допустити введення в оману споживача, коли схожі знаки однієї серії належать та використовуються різними власниками. Недотримання цієї вимоги може призвести до відмови у відчуженні прав на ТМ.

США

  1. Використання торговельної марки

Ця вимога існує майже на кожному етапі реєстрації:

  • при подачі заявки на ТМ по національній процедурі заявник повинен обрати одну із підстав для реєстрації: Use in commerce (коли ТМ вже комерційно використовується в США на дату подачі заявки) або Intent to use (коли ТМ планується до використання після реєстрації). В обох випадках використання слід підтвердити на відповідному етапі реєстрації;
  • при подачі заявки на ТМ по міжнародній процедурі існує лише одна підстава: Intent to use. Таке використання не вимагається підтверджувати в процесі реєстрації;
  • між 5 та 6 роками реєстрації необхідно подати в Патентне відомство Декларацію з доказами використання ТМ (Declaration of Use) або пояснити причини виправданого невикористання (Excusable Nonuse);
  • Declaration of Use та Excusable Nonuse необхідно подавати кожні 10 років при продовженні строку дії реєстрації.

При недотриманні цих вимог заявка на ТМ буде відізвана, а вже зареєстрована ТМ припинить свою дію.

  1. Дворівнева ідентифікація ТМ

Кожній заявці на ТМ, поданій по національній процедурі, присвоюється порядковий номер, по якому цю ТМ можна ідентифікувати. Якщо ТМ подається по міжнародній процедурі, то присвоєний номер міжнародної реєстрації діє в кожній заявленій країні. Це правило діє майже всюди. Однак, не в США. Тут торговельній марці, поданій на реєстрацію по міжнародній процедурі, присвоюється додатково внутрішній номер. І після реєстрації ТМ в неї два номери: по національній та міжнародній процедурах.

  1. Перелік товарів та послуг

Патентне відомство США досить скрупульозно відноситься до заявлених товарів та послуг. Щоб не допустити реєстрації схожих торговельних марок для однорідних товарів та послуг, експерти в кожному випадку просять уточнити відповідні формулювання: вказати сферу використання, галузь, деталізувати загальні та родові терміни тощо. Тому, якщо ви заявили на реєстрацію “програмне забезпечення”, “канцелярське приладдя” та “фінансові послуги” — будьте готові їх уточнити.

  1. Охоронний документ

При реєстрації ТМ по міжнародній процедурі більшість країн Мадридської системи не видають спеціальних охоронних документів, а реєстрація ТМ в кращому випадку засвідчується рішенням, а в гіршому — мовчазною згодою Патентного відомства (Interim Status).

США — одна із небагатьох країн, в яких свідоцтво про реєстрацію ТМ видається як при національній, так і при міжнародній процедурах реєстрації.

Японія

  1. Поетапна оплата зборів

Японія — одна із країн, яка розділила збір за міжнародну реєстрацію ТМ на дві частини: перша сплачується при подачі ТМ на реєстрацію, друга — після отримання рішення про реєстрацію (т.зв. Second Part Fee). При несплаті другої частини збору рішення про реєстрацію ТМ анульовується.

Така поетапна оплата передбачена також в Бразилії та на Кубі.

  1. Охоронний документ.

Подібно Сполученим Штатам Америки в Японії також можна отримати свідоцтво на ТМ по міжнародній процедурі реєстрації.

  1. Постреєстраційний опозиційний процес

На відміну від більшості країн, де опозицію необхідно подати до прийняття рішення про реєстрацію, в Японії опозиційний процес стартує після того як ТМ зареєструють. Зацікавлені особи можуть звернутись до Патентного відомства у визначений законодавством період. І в разі задоволення опозиції реєстрація торговельної марки припиняється і вона виключається із реєстру зареєстрованих ТМ.

ЄС

  1. Територія

Торговельна марка ЄС — одна із найбільш бажаних реєстрацій для особи, яка провадить свою діяльність на території співтовариства. Зареєструвавши одну ТМ, власник отримує правову охорону у всіх країнах ЄС. А якщо членом ЄС стає нова країна, правова охорона автоматично поширюється і на неї.

Проте, вихід країни зі складу ЄС може призвести до автоматичного припинення правової охорони в такій країні. Зазвичай, це питання регулюється Договором про вихід з ЄС або на рівні національного законодавства країни, яка вийшла з його складу. Донедавна реєстрація ТМ ЄС поширювалась і на Великобританію. 31 січня 2020 року все ж відбувся її вихід з Євросоюзу (т.зв. Brexit). Договором про вихід Великобританії з ЄС визначена можливість конвертації зареєстрованої в Євросоюзі торговельної марки в національну реєстрацію Великобританії. Відповідні правила були закріплені і на рівні національного законодавства країни.

Однак, в залежності від домовленості сторін, на власників відповідних ТМ можуть покладатись певні обов’язки по вчиненню активних дій або сплаті додаткових зборів за проведення такої конвертації.

  1. Наслідки відмови в реєстрації ТМ

Отримавши відмову в реєстрації ТМ хоча б в одній із країн ЄС, заявник втрачає можливість її реєстрації в ЄС в цілому. По такому ж принципу власник не може відізвати чи відмовитись від реєстрації лише в одній із країн. Це правило діє і у випадку визнання ТМ недійсною чи припинення строку дії реєстрації через невикористання ТМ.

Польща

  1. Множинність співвласників

Якщо заявниками торговельної марки є двоє і більше осіб, то для реєстрації потрібен договір про спільне використання торговельної марки її співвласниками. Неподання такого договору в Патентне відомство може стати причиною для відмови в реєстрації ТМ в Польщі.

По більшій мірі загальні підходи до реєстрації торговельних марок в різних країнах все ж таки співпадають. Проте, кожна країна — це як окрема ТМ, яка має свої відмітні особливості серед подібних їй країн.

До чого ми ведемо: реєструйте заздалегідь свої торговельні марки та зважайте на всі законодавчі особливості. Оскільки, як полюбляють говорити юристи: “Незнання закону не звільняє від відповідальності”. А в даному випадку — від ризику втрати прав на торговельну марку в якійсь із таких країн.

Але кому ж хочеться занурюватись в цю масу нормотворчих деталей? Хіба що патентним повіреним. Що ми успішно і робимо.