В Китае запрещено регистрировать торговую марку для смарт-часов. В Японии несколько раз надо платить сборы за регистрацию ТМ по международной процедуре. А в США владелец время от времени должен подтверждать, что действительно использует ТМ на ее территории. Три страны — три разных требований, которые не повторяются ни в одной из них.
А теперь представьте, что таких стран сотни. С сотней различных законов, требований, сроков и особенностей.
Мы выбрали несколько стран с «особыми» требованиями по регистрации ТМ. Поэтому если вы хотите зарегистрировать ТМ в этих странах и не допустить нарушений ваших прав интеллектуальной собственности — листайте вниз и мы станем вашими проводниками в этих законодательных джунглях.
Китай
1. Цвет как отдельная торговая марка
В большинстве стран мира отдельный цвет можно зарегистрировать как ТМ при условии, если он действительно отличается от товаров и услуг одного человека среди таких же товаров и услуг других лиц. Например, один из оттенков фиолетового зарегистрирован для кондитерских изделий компании Mondelez (производитель шоколада Milka), а красный цвет — для подошвы обуви Christian Louboutin*. По законодательству Китая цвет нельзя зарегистрировать как ТМ. Но допускается регистрация слов и логотипов с заявления различных цветов.
*красный цвет зарегистрирован как позиционная ТМ. Это означает, что он может быть использован лишь на определенной части (позиции) обуви, в данном случае на подошве.
2. Перечень товаров и услуг
Китай является одной из стран, где предусмотрено чуть ли не самое большое количество запретов относительно регистрации ТМ. Здесь нельзя зарегистрировать торговую марку для: смарт-часов, банкнот, рисовой бумаги, услуг азартных игр и казино, составление гороскопов, астрологического и персонального духовного консультирования, организации политических встреч, консьерж-услуг и т. п.
Также вы не сможете зарегистрировать ТМ для услуг розничной и оптовой продажи любых товаров, кроме фармацевтических, ветеринарных и санитарных, а также товаров медицинского назначения. Нет, это не значит, что вы не можете продавать другие товары в Китае. Просто для такой деятельности следует подобрать разрешеные законом формулировки соответствующих услуг.
3. Несоразмерные сроки
В Китае довольно ограниченные сроки для обжалования предыдущего отказа в регистрации ТМ — до месяца. Зато само повторное рассмотрение вынесенного отказа уполномоченным органом достигает 1-1,5 года.
4. Территориальность
Подавая на регистрацию ТМ в Китае заявителям следует зараннее определить на какой именно территории будет осуществляться использование ТМ. Поскольку торговая марка, зарегистрированная в Китае, не охраняется в Гонконге и Макао. Регистрация ТМ на этих территориях осуществляется отдельно.
5. Отчуждение прав на ТМ
Отчуждение прав на ТМ должно осуществляться согласно серии идентичных или похожих знаков, зарегистрированных на одного владельца и для таких же или однородных товаров и услуг. Например, если вы передаете права на словесную ТМ «IPStyle», то должны выполнить следующие действия и по ТМ «IPStyle Patent Law Company» и с логотипом «IPStyle», если они зарегистрированы на ту же компанию для тех же услуг. Это требование существует, чтобы не допустить введения в заблуждение потребителя, когда похожие знаки одной серии принадлежат и используются разными собственниками. Несоблюдение этого требования может привести к отказу в отчуждении прав на ТМ.
США
1. Использование торговой марки
Это требование существует почти на каждом этапе регистрации:
- при подаче заявки на ТМ по национальной процедуре заявитель должен выбрать одно из оснований для регистрации: Use in commerce (когда ТМ уже коммерчески используется в США на дату подачи заявки) или Intent to use (когда ТМ планируют использовать после регистрации). В обоих случаях использования следует подтвердить на соответствующем этапе регистрации;
- при подаче заявки на ТМ по международной процедуре существует только одно основание: Intent to use. Такое использование не требуется подтверждать в процессе регистрации;
- между 5 и 6 годами регистрации необходимо подать в Патентное ведомство Декларацию с доказательствами использования ТМ (Declaration of Use) или объяснить причины оправданного неиспользования (Excusable Nonuse);
- Declaration of Use и Excusable Nonuse необходимо подавать каждые 10 лет при продлении срока действия регистрации.
При несоблюдении этих требований заявка на ТМ будет отозвана, а уже зарегистрированная ТМ прекратит свое действие.
2. Двухуровневая идентификация ТМ
Каждой заявке на ТМ, представленной по национальной процедуре, присваивается порядковый номер, по которому эту ТМ можно идентифицировать. Если ТМ подается по международной процедуре, то присвоенный номер международной регистрации действует в каждой заявленной стране. Это правило действует почти везде. Однако, не в США. Здесь торговой марке, представленной на регистрацию по международной процедуре, присваивается дополнительно внутренний номер. И после регистрации ТМ у нее два номера: по национальной и международной процедурах.
3. Перечень товаров и услуг
Патентное ведомство США довольно скрупулезно относится к заявленным товарам и услугам. Чтобы не допустить регистрации похожих торговых марок для однородных товаров и услуг, эксперты в каждом случае просят уточнить соответствующие формулировки: указать сферу использования, отрасль, детализировать общие и родовые сроки и т.п. Поэтому, если вы заявили на регистрацию «программное обеспечение», «канцелярские принадлежности» и «финансовые услуги» — будьте готовы их уточнить.
4. Охранный документ
При регистрации ТМ по международной процедуре большинство стран Мадридской системы не выдают специальных охранных документов, а регистрация ТМ в лучшем случае удостоверяется решением, а в худшем — молчаливым согласием Патентного ведомства (Interim Status).
США — одна из немногих стран, в которых свидетельство о регистрации ТМ выдается как при национальной, так и при международной процедурах регистрации.
Япония
1. Поэтапная оплата сборов
Япония — одна из стран, которая разделила сбор за международную регистрацию ТМ на две части: первую оплачивают при подаче ТМ на регистрацию, вторую — после получения решения о регистрации (т.н. Second Part Fee). При неуплате второй части сбора решение о регистрации ТМ аннулируется. Такая поэтапная оплата предусмотрена также в Бразилии и на Кубе.
2. Охранный документ
Подобно Соединенным Штатам Америки в Японии можно получить свидетельство на ТМ по международной процедуре регистрации.
3. Пострегистрационный оппозиционный процесс
В отличие от большинства стран, где оппозицию необходимо подать до принятия решения о регистрации, в Японии оппозиционный процесс стартует после того, как ТМ зарегистрируют. Заинтересованные лица могут обратиться в Патентное ведомство в определенный законодательством период. И в случае удовлетворения оппозиции регистрация торговой марки прекращается и она исключается из реестра зарегистрированных ТМ.
ЕС
1. Территория
Торговая марка ЕС — одна из самых желанных регистраций для лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории сообщества. Зарегистрировав одну ТМ, владелец получает правовую охрану во всех странах ЕС. А если членом ЕС становится новая страна, правовая охрана автоматически распространяется и на нее.
Однако, выход страны из состава ЕС может привести к автоматическому прекращению правовой охраны в такой стране. Обычно, этот вопрос регулируется Договором о выходе из ЕС или на уровне национального законодательства страны, вышедшей из его состава. До недавнего времени регистрация ТМ ЕС распространялась и на Великобританию. 31 января 2020 все же состоялся ее выход из Евросоюза (т.н. Brexit). Договором о выходе Великобритании из ЕС определена возможность конвертации зарегистрированной в Евросоюзе торговой марки в национальную регистрацию Великобритании. Соответствующие правила были закреплены и на уровне национального законодательства страны.
Однако, в зависимости от договоренности сторон, на владельцев соответствующих ТМ могут полагаться определенные обязанности по совершению активных действий или уплате дополнительных сборов за проведение такой конвертации.
2. Последствия отказа в регистрации ТМ
Получив отказ в регистрации ТМ хотя бы в одной из стран ЕС, заявитель лишается возможности ее регистрации в ЕС в целом. По такому же принципу владелец не может отозвать или отказаться от регистрации только в одной из стран. Это правило действует и в случае признания ТМ недействительной или прекращения срока действия регистрации из-за неиспользования ТМ.
Польша
1. Множественность совладельцев
Если заявителями торговой марки являются двое и более человек, то для регистрации нужен договор о совместном использовании торговой марки ее совладельцами. Неподача такого договора в Патентное ведомство может стать причиной для отказа в регистрации ТМ в Польше.
По большей степени общие подходы к регистрации торговых марок в разных странах все же совпадают. Однако, каждая страна — это как отдельная ТМ, которая имеет свои отличительные особенности среди подобных ей стран.
К чему мы ведем: регистрируйте заранее свои торговые марки и учитывайте все законодательные особенности. Поскольку, как любят говорить юристы: «Незнание закона не освобождает от ответственности». А в данном случае — от риска утраты прав на торговую марку в какой-либо из таких стран.
Но кому же хочется погружаться в эту массу нормативных деталей? Разве что патентным поверенным. Что мы успешно и делаем.