Вихід на європейський ринок відкриває компаніям безліч перспектив. Безумовно, визначення сегментів і географічних регіонів, розробка стратегії виходу будуть вирішальними. Так само, як реєстрація торговельної марки – це легалізація вашого бренду в ЄС, ваш захист і водночас бізнес-актив. І щоб нічого вам не завадило на шляху до успіху, в цьому матеріалі розповімо про деякі особливості процесу реєстрації ТМ в ЄС і те, як уникнути заперечень проти цієї реєстрації з боку інших осіб…
Територія охорони
Почнемо з того, що охорона торговельної марки (ТМ) має територіальний характер. Цей принцип зумовлює те, що процедура реєстрації, базиси охорони та захисту в кожній окремій юрисдикції мають свої особливості. Водночас значною перевагою реєстрації саме ТМ ЄС є те, що вона охоплює одразу всі 27 країн ЄС. І, якщо до ЄС приєднується нова країна, всі ТМ, зареєстровані через European Union Intellectual Property Office (далі – EUIPO), автоматично поширюватимуться на неї теж. Це дозволяє бізнесу швидко інтегруватися в нові ринки.
Окрім того, якщо ви хочете вести бізнес на території кількох країн ЄС, зареєструвати ТМ ЄС може бути вигідніше економічно ніж реєстрація ТМ у кожній країні ЄС окремо. Тим паче, наразі діє грантова програма SME Fund, за якої українські малі та середні бізнеси можуть розраховувати на компенсацію 75% від офіційного збору за подання заявки на ТМ ЄС. Минулоріч цією можливістю скористалися близько 30 тис підприємців.
Особливості перевірки заявки
Заявка на реєстрацію ТМ ЄС подається безпосередньо до EUIPO. Утім, на відміну від процесу реєстрації в Україні чи США, ви не отримаєте від експерта відомства ЄС повідомлення, де він за результатами перевірки протиставляє, вказує на вже наявну в ЄС схожу ТМ.
Річ у тім, що в ЄС марка має відповідати таким критеріям надання правової охорони, як абсолютні та відносні. До перших відноситься описовість, розрізняльна здатність тощо. До других – схожість з іншими брендами та введення в оману щодо них. EUIPO може відхилити заявку саме на підставі абсолютних ознак, оскільки схожість з іншими ТМ не перевіряється. Така перевірка можлива згодом у разі, якщо надійде заперечення від третьої особи – власника раніше зареєстрованої або поданої на реєстрацію схожої ТМ. І це може нести певні ризики.
Партнерка IPSTYLE, керівниця Практики торговельних марок, дизайнів та авторського права IPSTYLE Катерина Дробишева пояснює особливості цього процесу:
Експерт EUIPO може винести попередню відмову лише на підставі абсолютних ознак. Тож, якщо заявка містить якісь недоліки за цими ознаками або, приміром, потребує уточнення чи виправлення класу товарів та послуг, для яких вона реєструється, ви отримаєте повідомлення, а разом із ним – час на виправлення. Якщо зауважень немає, експерт публікує інформацію про реєстрацію ТМ в Офіційному бюлетені EUIPO , що є початком відліку опозиційного періоду. Що це означає? Будь-яка особа в ЕС, яка вважає, що реєстрація вашої ТМ порушує її права, вбачає конфлікт між торговельними марками, може подати свої заперечення впродовж трьох місяців.
Як бути, якщо отримали опозицію?
Після перевірки ТМ експертом здійснюється публікація ТМ, що є стартом опозиційного періоду, який триває три місяці. Якщо протягом трьох місяців ніхто не подав заперечення, ваша ТМ буде зареєстрована. Якщо ж під час опозиційного періоду подано заперечення, то перш за все відомство інформує заявника про це та здійснює перевірку заперечення на його відповідність формальним вимогам і, якщо коректно, приймає та направляє заявнику.
Разом з запереченням заявник отримає сповіщення про встановлення cooling-off period, який триває два місяці. За потреби й взаємною згодою сторін цей термін може бути продовжено додатково. Цей час надається сторонам, аби вони могли зв’язатись один із одним і провести перемовини, спробувати врегулювати ситуацію мирним шляхом.
Якщо сторонами не було врегульовано питання шляхом перемовин, EUIPO переходить до наступного етапу – змагальної частини, де опонент і заявник подають аргументи для обґрунтування власної позиції. Обмін аргументами може займати кілька раундів допоки відомство не буде готове ухвалити фінальне рішення.
Раптом опонент був більш переконливим і EUIPO вирішує відмовити в реєстрації, заявник має право оскаржити таке рішення. Таке саме право на апеляцію має і опонент у разі, якщо ТМ буде зареєстрована.
Практичні поради
За підрахунками EUIPO, одна з п’яти заявок отримує опозицію проти реєстрації ТМ. Це зумовлено серед іншого привабливістю ринку ЄС і високою конкуренцією. Тому ось кілька порад від нас з огляду на наш досвід реєстрації та супроводу ТМ ЄС:
‣ Проведіть попередній пошук
Опозицію може подати як власник ТМ ЄС, так і власник ТМ у будь-якій окремій країні ЄС: Італії, Франції тощо. Вкрай важливо перед тим, як подавати заявку, розуміти, чи є ті, хто може подати опозицію, і наскільки ваші ТМ схожі. Це також дасть розуміння того, які дії слід вчинити для подальшої реєстрації. Ми робимо детальний пошук за всіма 27 країнами ЄС, за результатами якого ви отримаєте детальний звіт і план дій.
‣ Будьте прискіпливі до переліків
З нашого досвіду, 50% поданих опозицій закінчувались скороченням та уточненням переліку та угодою про співіснування. Нагадаємо, що ТМ реєструється для конкретних класів, переліків товарів і послуг, для яких вона використовуватиметься. Якщо заявити ті, що дійсно релевантні для бізнесу, і не залишати зайві товари чи послуги, можна значно знизити ризик опозиції. Ми завжди приділяємо цьому увагу, адже на власному досвіді знаємо, що це корисна практика.
«Наприкладу, в 9 класі Міжнародної класифікації товарів і послуг є мобільні додатки та азбестовий одяг для захисту від вогню. Якщо підприємець спеціалізується на виробництві мобільних додатків, то, заявивши весь 9 клас, його заявка охоплюватиме безліч неактуальних для його діяльності товарів. Наразі в цьому класі їх аж 872», – пояснює Катерина Дробишева.
‣ Не нехтуйте перемовинами
Якщо проти реєстрації ТМ подано опозицію, ми завжди радимо розглянути опцію перемовин. Навіть якщо з першого погляду здається, що компромісу не знайти, варто спробувати. Чому? Обмін контраргументами може тривати довго і тягне багато ресурсів як для заявника, так і для опонента. Тому перемовини це змога отримати реєстрацію швидше та з меншими витратами. За взаємною згодою сторін строк для перемовин можна продовжити до 22 місяців. Додатковою перевагою є те, що ви також можете домовитись про співіснування не лише в ЄС, а і в інших юрисдикціях на майбутнє.
‣ Фіксуйте докази використання ТМ
Буде дуже корисно, якщо під час перемовин чи контраргументів зможемо надати докази використання ТМ заявника в різних країнах ЄС. До уваги береться використання в інтернеті, при продажу, в діловій документації, рекламі тощо. Важливі також ті докази, що демонструють присутність на ринку ЄС. Вітак можна довести, що ТМ заявника вже має певні асоціації в європейського споживача, а це мінімізує ризик плутанини.
‣ Не варто недооцінювати потенційних опонентів
Якщо здається, що ваша ТМ вельми схожа на іншу, то вам, скоріш за все, не здається. При цьому ми не радимо покладатись на те, що подану заявку не побачать і не подадуть опозицію. Через опозиційний процес в країнах ЄС дуже розвинена культура моніторингу ТМ, що подаються на реєстрацію. Це робиться за допомогою інструментів AI, що забезпечує високу результативність. Тому радимо сприймати потенційного конкурента серйозно та краще продумувати способи мінімізації ризиків. Нашим клієнтам ми також пропонуємо моніторинг ТМ в ЄС після отримання сертифікату про реєстрацію.
Залишились запитання? Напишіть нам і ми допоможемо зареєструвати торговельну марку, забезпечимо супровід охорони вашого бренду в ЄС.