Provisional application: за та проти

Коли йдеться про захист технології, стартапи найчастіше в першу чергу розглядають патентування в США як ключ до одного з найбільших і найрозвиненіших технологічних ринків. Адже патентна охорона в США відкриває двері до залучення клієнтів, інвесторів, укладення партнерств і монетизації інтелектуальної власності на американському ринку. А відразу за цим слідує опція з подачею provisional application – попередньої заявки. У публікаціях, гідах для інноваторів і навіть деяких акселераційних програмах provisional application згадується як "швидкий та дешевий спосіб забронювати права". Але наскільки ця стратегія справді ефективна і чи підходить вона українським заявникам?

У цій статті ми розглянемо:

• що таке provisional application і як вона працює;
• її переваги й недоліки;
• чому для українських компаній ця стратегія часто не є оптимальною;
• і яку альтернативу корисно розглядати на практиці.
  

Контекст: жоден патент не гарантує глобальний захист

Перед тим як зануритися в переваги і ризики provisional application, важливо нагадати базовий принцип: будь-який патент діє лише на території тієї країни або регіону, в якій виданий.

Отже, жоден патент, навіть американський, не дає автоматичного захисту в Україні, Європі чи інших юрисдикціях. Саме тому ключовим елементом у міжнародній патентній стратегії є дата подачі першої заявки, яка стає датою пріоритету: вона дає змогу на 12 місяців "забронювати" право подати аналогічні заявки в інших країнах з тією ж датою (конвенційний пріоритет).

Що таке provisional application?

Provisional application — це неповна патентна заявка, яка подається до USPTO (патентного відомства США) з метою:

• зафіксувати дату пріоритету;
• отримати статус "patent pending";
• відкласти витрати на підготовку повної заявки (non-provisional).

Протягом 12 місяців після подачі попередньої заявки необхідно подати повну заявку до патентного відомства США, інакше права будуть втрачені. Також важливим є те, що цей строк не можна продовжити.

Основні переваги provisional application

1. Оперативність і знижений рівень формальностей

На відміну від повної заявки, provisional можна подати без патентної формули, за довільною структурою опису, без суворих вимог до оформлення.

Приклад: інженер розробляє новий тип сенсора, але ще не має готового прототипу. Він фіксує ідею у вигляді технічного опису і подає попередню заявку аби не втратити дату, поки доопрацьовує пристрій.

2. Статус “patent pending” для маркетингу та переговорів

Після подачі provisional application ви отримуєте право використовувати позначку "patent pending", що може підсилити переговорні позиції перед партнерами або інвесторами.

3. Вікно для доопрацювання і перевірки ідеї

Проміжок у 12 місяців дозволяє:

• протестувати ринок;
• провести патентний ландшафт;
• доопрацювати патентну формулу і підготувати повноцінну заявку;
• залучити цільове фінансування, яке буде покривати витрати на розбудову патентного портфеля.

Недоліки provisional application

1. Високий ризик втратити пріоритет

Попри те, що вимоги до змісту та форми попередньої заявки значно нижчі, ніж до основної (non-provisional application) у США, опис у provisional має бути достатньо повним, щоби повна заявка могла посилатися на нього і не виходила за його межі. Якщо щось було описано недостатньо або не враховано — ця частина не отримає пріоритету, а підготовка тексту вже основної заявки буде значно ускладнена.

Приклад: стартап подав попередню заявку з дуже поверхневим описом алгоритму. Через рік у повній заявці додав технічні деталі. У результаті втрачено пріоритет, оскільки доопрацьовані деталі та ознаки рішення виходять за межі початкового опису.

2. Не надає охорони

Provisional application не публікується, не передається на експертизу і не передбачає надання патентних прав. Жодна заборона чи судовий захист неможливі на її підставі.

3. Ускладнення міжнародної стратегії та подвійні витрати

Попередню заявку неможливо використати як базову для подачі в інших країнах або за процедурою РСТ.

Тобто подаючи provisional application ми додаємо ще один крок в патентну стратегію:  provisional → non-provisional → міжнародна PCT заявка (опційно) → решта країн інтересу.

Тоді як класичний процес виглядає: заявка на патентування (часто найкоректніше в країні резидентства заявника) → міжнародна PCT заявка (опційно) → решта країн інтересу.

Отже, дещо скорочуючи бюджет на старті, ми насправді збільшуємо сумарний бюджет на стратегію патентування.

Український контекст

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", заявником резидентом України перша заявка на патентування має бути подана в Україні до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

Така вимога існує, аби ваша заявка протягом перших трьох місяців її розгляду в Україні пройшла перевірку на відсутність ознак для віднесення до державної таємниці. В тому чи іншому форматі подібні вимоги є звичайною практикою та існують в законодавстві багатьох країн  (часто цю процедуру ще називають security clearance).

Відповідно, якщо ви представляєте українську компанію або є українським резидентом, навіть подача попередньої заявки в США може вважатися порушенням цієї вимоги.

Альтернатива – національна заявка в Україні

Подача заявки в Україні може стати ефективною альтернативою, оскільки в результаті ви отримуєте:

• бажану дату пріоритету (12 місяців на подачу заявок в інших країнах, у т.ч. США);
• необхідний статус patent pending в Україні;
• відповідність українському законодавству;
• оптимізацію бюджету на старті;
• можливість обрати між заявкою на винахід і корисну модель (що дає гнучкість у строках та наступній стратегії патентування);
• можливість подати міжнародну РСТ заявку протягом наступних 12 місяців одразу на базі української заявки, без додаткових кроків (як от подача non-provisional application після provisional).

Приклад: українська компанія створила новий медичний пристрій, подає заявку на корисну модель в Україні. Після 3-го місяця розгляду заявки подає міжнародну заявку за процедурою РСТ. А вже через 6–8 місяців з дати подачі заявки в Україні отримує свій перший український патент, паралельно готуючи стратегію подальшого патентування за кордоном.

Висновок

Provisional application - не універсальна стратегія. Вона може бути корисною в окремих сценаріях: коли заявник перебуває в США, навколо США зосереджує свою стратегію патентування, має дуже обмежений бюджет і при цьому хоче зафіксувати пріоритет "тут і зараз" без оформлення повної заявки.

Але для заявників з України цей інструмент:

• не завжди законно застосовний як перша заявка;
• може створити ризики втрати прав через недоліки опису;
• не обов’язково дає бюджетну перевагу, а інколи може навпаки подвоїти витрати;
• може ускладнити міжнародну стратегію, включаючи до неї додатковий етап.

Залиште заявку – і ми розробимо для вас персоналізовану патентну стратегію.