Як одесити Одесу захоплювали, або кому належить ТМ Odessa


торгова марка
Київ, Одеса, Крим, Новий Світ, Інкерман. Багато з нас знають їх на смак, а все тому, що мова про ігристі вина і торгові марки. 

Приватне Акціонерне Товариство «Одеський завод шампанських вин» має багаторічну історію виробництва ігристого напою та інших різновидів алкогольної продукції. Більше двадцяти років на прилавках магазинів ми спостерігаємо ігристе вино «ODESSA». ПРАТ «Одеський завод шампанських вин» вклав значні фінансові ресурси і зусилля для популярності позначення «ODESSA» для шампанського, але зіткнувся з незвичайною проблемою при спробі зареєструвати позначення «ODESSA» в якості торгової марки. 

15.09.2014 р. завод подав заявку на реєстрацію позначення «ODESSA» для товарів і послуг, 20, 33 і 35 класу МКТП в УКРПАТЕНТ. 17.11.2015 р. Одеський завод отримав повідомлення  про можливу відмову в реєстрації позначення «ODESSA», оскільки заявлене словесне позначення є описовим при використанні щодо заявлених товарів і послуг, вказує на певне географічне місце виготовлення товарів і послуг, і може використовуватися всіма виробниками товарів та особами, які надають послуги в Одесі. Також воно може ввести в оману щодо товарів, виготовлених в іншому місці, і послуг 35 класу, які надаються не в Одесі. 

В аргументах на користь реєстрації заявник звернув увагу державного органу на те, що: 
  • він почав виробництво ігристого вина під позначенням «ODESSA» в 2009 р., а інтенсивне використання припало на 2014 р.;
  • позначення асоціюється виключно з ПРАТ «Одеський завод шампанських вин»;
  • завод є правовласником ряду товарних знаків, які включають в свій склад словесний елемент «ОДЕСА» або «ODESSA». 

ПРАТ «Одеський завод шампанських вин» є правовласником таких ТМ, зареєстрованих в 33 класі МКТП: 



Однак 05.04.2016 «Український інститут інтелектуальної власності» виніс остаточне рішення про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. 
ПРАТ «Одеський завод шампанських вин», не погодившись з рішенням державного органу, звернувся в суд з вимогою скасувати рішення і примусити прийняти рішення про відповідність позначення «ODESSA» умовам надання правової охорони. 

Справа 815/2662/16 

Позивач: ПАТ «Одеський завод шампанських вин» 
Відповідач: Державна Служба Інтелектуальної Власності України 
Третя сторона спору на стороні відповідача без самостійних вимог: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову і аргументував це тим, що словесне позначення є місцем географічного походження та входить у перелік позначень, які не можуть одержати правову охорону, отже, позначення «ODESSA» не може виконувати основну функцію товарного знаку - індивідуалізувати товари одних осіб від товарів інших. Суд встановив, що у відповіді на попередній відмові Позивач не надав доказів «Українському інституту інтелектуальної власності» щодо того, що заявлене позначення набуло розрізняльну здатність і не дав інформацію про термін використання даного позначення.
Звернувшись до Апеляційного суду, позивач знову отримав відмову у задоволенні вимог. 
Колегія суддів погодилася з висновками першої інстанції. У вересні 2016 року ПРАТ «Одеський завод шампанських вин» звернулося у Вищий адміністративний суд України. У відкритому судовому реєстрі України ще відсутня інформація про слухання у цій справі. 
Таким чином, у правовласника є зареєстровані ТМ, де сильними елементами виступають словесні позначення «Одеса» або «ODESSA», але в той же час отримати правову охорону на словесний елемент не представляється можливим

Взагалі, для придбання розрізняльної здатності знаку вирішальну роль відіграє його використання. Ми наполегливо рекомендуємо подавати на реєстрацію ТМ саме в тому вигляді, в якому ви плануєте його використовувати. 
Очевидно, що саме факт використання комбінованого знаку ПРАТ «Одеський завод шампанських вин» послужило підставою для такого результату справи. Але, звичайно ж, останню крапку в ньому поставить майбутнє слухання Вищого адміністративного суду.

Олена Полосьмак
спеціаліст департаменту міжнародного захисту прав інтелектуальної власності ПЮК IPStyle