Дострокове припинення дії свідоцтва на товарний знак: стратегія перемоги чи поразки?


"Use it or lose it" - свідчить афоризм, який відображує один з принципів добросовісного володіння торгової маркою. Іншими словами принцип "використовуй, або втрачай!" визначає, що власник знака для товарів і послуг, набуваючи права на нього, зобов'язується використовувати знак протягом всього терміну правової охорони. У разі ж його невикористання протягом певного періоду, встановленого законодавством, будь-яка особа може оскаржити свідоцтво на знак, посилаючись на його невикористання без поважних причин.
Дострокове припинення правової охорони знака в разі невикористання позначення без поважних причин має свої особливості в кожній конкретній країні. Ці особливості визначаються законодавством, а також правозастосуванням. Наприклад, в США у випадку, якщо власник федеральної реєстрації позначення не надасть Декларацію про використання знака до закінчення 6 років з дати реєстрації знака, реєстрація припиняє свою дію. А в Китаї правова охорона знака може бути достроково припинена в порядку подання заяви в патентне відомство Китаю, тобто в адміністративному порядку.

При розгляді питань про дострокове припинення дії свідоцтва, насамперед, потрібно звернути увагу на наступні аспекти такого припинення:
1) Поняття "невикористання/використання" в розрізі судового розгляду про дострокове припинення;
2) Термін невикористання необхідний для початку процедури дострокового припинення;
3) Поважні причини невикористання та їх правове обґрунтування.

1. Використання торгової марки: проблеми кваліфікації та доказів

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" ,
якщо знак не використовується його власником повністю або для частини товарів (послуг), зазначених у свідоцтві на знак протягом трьох років з дати публікації або з іншої дати після публікації, будь-яка особа може звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Таким чином, перше питання, яке вимагає тлумачення, виходячи з тексту норми: що законодавець називає "використанням знака" . І в даному аспекті варто звертатися до частини 3 статті 16 цитованого Закону, яка визначає, що
використанням є нанесення на товар, упаковку, вивіску, інший предмет, прикріплений до товару, зберігання товару з метою пропозиції до продажу, продаж, імпорт ( експорт); застосування при пропозиції послуги; застосування в діловій документації, рекламі, мережі Інтернет.
Виходячи з останніх тенденцій української судової практики, в більшості рішень останніх років простежується концепція "реального використання". Суть даної концепції полягає в тому, що суд при дослідженні доказів, наданих сторонами, виходить з фактичного використання торгової марки, підтвердженого наявністю в цивільному обороті товарів з даними позначенням.
Так, у справі щодо дострокового припинення товарних знаків "ВИДЕИН" / "ВІДЕЇН", які зареєстровані для фармацевтичних і вітамінних препаратів та належать ПАТ "Київський вітамінний завод" ( Рішення Солом'янського районного суду м.Києва по справі № 2-1900/11) суд задовольнив вимоги Позивача про дострокове припинення свідоцтв, вказавши наступне: "Для правильного вирішення спору істотне значення мають фактичні обставини, пов'язані існуванням на ринку України товарів 5 класу МКТП, маркованих спірними знаками для товарів і послуг ".

При підтвердженні використання позначення, найбільш важливим є питання доказів. І в даному питанні слід звернутися до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності " № 12 від 17.10.2012 року. Пункт 71 Постанови вказує, що в якості доказів використання можуть бути надані екземпляри товарів із зображенням знака, документи із зображенням знака, а саме каталоги, прайс-листи та інше. У свою чергу, поширення на території товарів із зображенням знака може підтверджуватися касовими чеками, квитанціями, накладними, в яких зазначено як найменування, так і місце придбання товарів.

Що ж стосується доказової бази для наочного прикладу можна звернутися до рішення про дострокове припинення свідоцтв на словесний і комбінований знаки "Древньокиївська" (Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду), зареєстровані для товарів 33, а також 35 і 43 класів МКТП. Незважаючи на те, що і Відповідач, і його ліцензіат надали в якості доказів договори, накладні, акти прийому-передачі, інформацію з мережі Інтернет, суд зробив наступну умовивід:
"... не було доведено рух активів в процесі виробництва і фактичного переміщення продукції, яка нібито проводилася і пропонувалася до продажу під зазначеним знаком, як не було доведено фактів реалізації вищевказаної продукції будь-яким третім особам в процесі ведення господарської діяльності ".
Питання тлумачення поняття "використання" позначення актуально не тільки в Україні. З таким же питанням зіткнувся Європейський Суд Справедливості (далі - ЕСС) щодо такого терміну як "genuine use" ("істинне використання"), використаного в Директиві про торгові марки (Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks ). Згідно зі статтями 10 (1) і 12 (1) цієї Директиви якщо протягом 5 років з моменту закінчення реєстраційної процедури, власник не здійснює істинного використання на території країни-учасниці ЄС товарного знака та відсутні належні причини невикористання, правова охорона знака підлягає припиненню.

Вперше необхідність тлумачення поняття "істинне використання" ("genuine use") виникла у зв'язку зі справою Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV (Case C-40/01). Згідно з обставинами справи компанії Ansul з 1971 року належала словесна торгова марка "MINIMAX", зареєстрована в країнах Бенілюкс для вогнегасників та інших, пов'язаних товарів. 2 травня 1988 власник знака припинив його використання і до 1994 року здійснював виключно діяльність, пов'язану з обслуговування, ремонтом вже реалізованих вогнегасників. В той же час, в 1994 році компанія Ajax і Minimax GmbH, що є більше ніж 50 років власниками марки "Minimax", почали використання даного товарного знака в країнах Бенілюкс. Розгляд щодо дострокового припинення свідоцтва компанії Ansul дійшло до касаційного суду, який звернувся в ЕСС за роз'ясненням поняття "genuine use". У свою чергу, ЕСС прийшов до наступних висновків:
"Оцінка того, чи є використання істинним, повинна проводитися з урахуванням всіх фактів і обставин, що відносяться до встановлення того, чи є комерційне використання реальним і розглядається воно як таке , що мало місце в економічному секторі, тобто мало на меті отримати або зайняти місце на ринку для товарів чи послуг, захищених знаком, а також з урахуванням природи товарів і послуг, характеристики ринку, масштабу і регулярності використання товарного знака ".
Європейський Суд Правосуддя через рік після винесення рішення по справі Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV прийняв ще одне роз'яснення щодо поняття "істинне використання" ("genuine use") у справі La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA. Дане розпорядження не було покликане змінити або доповнити позицію, вище висловлену у справі Ansul BV, а тільки дати роз'яснення, які вже вказувалися у справі Ansul BV. Що ж стосується обставин справи La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA, компанія Laboratoires Goemar була власником знака "Laboratoire de la mer" для товарів 5 класу МКТП (у переліку товарів зазначалось, що дані товари включають морські речовини) з 1988 року, а в 1989 році отримала правову охорону для даного позначення і стосовно товарів 3 класу МКТП, а саме парфумерії та косметики, що містить морські речовини. Компанія La Mer Technology в 1998 році подала 2 заявки щодо дострокового припинення дії реєстрацій знака "Laboratoire de la mer", що належить компанії Laboratoires Goemar на підставі невикористання знака. Рішення було винесено на користь припинення дії реєстрацій і було оскаржено компанією Laboratoires Goemar в частині реєстрації для косметики (товарів 3 класу МКТП) на тій підставі, що компанія Laboratoires Goemar уповноважила компанію Health Scope Direct Ltd, яка діяла в Шотландії, здійснювати продаж косметики по всьому Сполученому королівству, однак продажи мали незначний успіх, і прибуток склав всього лише кілька сотень фунтів-стерлінгів.

Вищий Суд звернувся до ЕСС за роз'ясненням того, які фактори повинні бути враховані при винесенні рішення про те, чи мало місце "істинне використання". Таким чином, ключовим було питання, чи є якийсь кількісний критерій того, скільки товарів має бути реалізовано, щоб «утримати або зайняти своє місце на ринку товарів чи послуг». Відповідаючи на дане питання, ЕСС вказав , що «неможливо визначити a priori і абстрактно яка кількісна міра повинна бути обрана, щоб визначити, чи є використання істинним (реальним). Критерій встановленого мінімуму не може бути застосований в даному випадку. При цьому Суд постановив: «Коли переслідується реальна комерційна мета при умовах зазначених вище, навіть мінімальне використання знака або використання єдиним імпортером в державі-члені може бути достатнім щоб визнати істинне використання в значенні Директиви».

В українській судовій практиці не раз піднімалося питання про ліцензійні договори, які власник знака надавав як доказ використання. Така стратегія захисту власників знаків пов'язана з останнім абзацом частини 4 статті 18 Закону, яка встановлює, що використанням знака власником свідоцтва вважається його використання іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. У ряді рішень ліцензійний договір ставав ключовим аспектом при винесенні рішень на користь Відповідачів. При цьому суди особливо не задавалися питанням про виконання ліцензійного договору та правовідносин між сторонами. У зв'язку з цим, в вищевказане Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року був внесений пункт, який говорить про те, що
«одне лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака ».
Вищий господарський суд України у такому випадку пропонує власникам знаків надавати пов'язані з укладеними договором «договори купівлі-продажу або поставки товарів, на яких розміщений знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях та ін.» У зв'язку з вищевказаним, приходимо до висновку, що ліцензування повинно мати кінцевою метою таке ж «реальне використання» ліцензіатом позначення. При цьому, на мою думку, важливо не тільки питання про виконання договору, як такого, але й питання контролю використання позначення відповідно до договору. Так, в деяких країна, наприклад, в Канаді, відсутність прямого або непрямого контролю з боку ліцензіара за використання знака не буде прирівнювати до використання знака ліцензіаром і призведе, таким чином, до припинення дії реєстрації.

Що ж стосується доведення використання знака для товарів і послуг важливий і питання про тягар доведення в подібних справах. Згідно із загальним цивільно-правовим принципом відсутність вини доводить особа, яка порушила зобов'язання. Дану позицію, згідно з якою саме власник знака повинен підтвердити, що знак використовувався в процесі комерційної діяльності для обраних товарів і послуг, підтвердив Вищий господарський суд України у вищевказаному Постанові Пленуму № 12 від 17.10.2012 року. Проте, як свідчить процесуальне законодавство (не залежно від того громадянське небудь господарське виробництво має місце) кожна зі сторін у процесі повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу задоволення своїх позовних вимог. Таким чином, найчастіше Позивач у справах про дострокове припинення надає «докази про невикористання». Дані докази залежать від конкретних обставин справи. Перш за все потрібно врахувати характер товарів (послуг), що надаються, а, по-друге, особливості комерційної діяльності Відповідача та ін.

Позивач повинен врахувати чи вимагають товари та послугу (для яких зареєстрований знак) отримання певних дозвільних документів . Важливо також звернути увагу чи проводилася реклама товарів, чи є згадки про товар в мережі Інтернет і чи присутні записи про товарні позиції, марковані знаком для товарів і послуг, яким присвоювалися номера GS1. В той же час, щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак «Buoncaffe» для товарів 30 класу МКТП суд вказав, що «відсутність сертифікатів відповідності на каву під товарним знаком« Buoncaffe» може свідчити лише про те, що Відповідачем не здійснювалась сертифікація кави із застосуванням даного товарного знака, але не може підтверджуватися невикористання Відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП в названий період». Таким чином, до питання доказування в подібних справах потрібно підходити з максимальною скрупульозністю і уважністю, оскільки саме виходячи з цих підстав суд виносить рішення по справі.

«Строки» у справах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

Одним з аспектів частини 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», на яку слід звернути увагу - строк, по закінченню якого будь-яка особа може вимагати дострокового припинення дії свідоцтва на знак. Фактично 3-річний термін з дати публікації або з іншої дати після публікації, як встановлено законом, який наділяє правом звернення до суду щодо дострокового припинення, можна назвати «строком сумлінності використанні товарного знака». У більшості країн він встановлений на рівні 3 років (Україна, Російська Федерація, Канада) або 5 років (Норвегія, Ірландія, Великобританія) з моменту завершення реєстраційної процедури в конкретній країні.

Таким чином, в Україні для дострокового припинення дії свідоцтва, потрібно, щоб з дня публікації пройшло три або більше років . Наприклад, якщо датою публікації вважати 1 січня 2015 року, то припинити дію свідоцтва на підставі невикористання без поважних причин можна лише з 1 січня 2018 року.

При цьому цікавим моментом є положення закону, яке дозволяє таке припинення «з іншої дати після такої публікації». У цьому аспекті можна звернутися до рішенням Вищого господарського суду України у справі стосовно позначень «ТАРАС»/«TARAS» для товарів 21, 30, 32, 35 класу МКТП. Реєстрації даних знаків були здійснені в 2004 році. У 2010 році Позивач (ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат« Славутич ») звернувся до суду про дострокове припинення дії свідоцтв. Відповідач (ТОВ «Гетьман Холдинг») надав підтвердження використання знака для горілки та квасу з 1997 року по 2006 рік. На цій основі суд першої інстанції і апеляційний суд прийняли рішення на користь Відповідача. В той же час, касаційний суд постановив
«докази, які можуть підтвердити невикористання знаків для товарів і послуг повинні бути обмежені 3-річним терміном до дати звернення до суду».
Таким чином , суд прямо вказав на те, що докази повинні підтвердити використання Відповідачем знаків з 2006 по 2010 роки.

Також цікавим є питання позовної давності у справах про дострокове використанні товарних знаків. Іноді трапляються ситуації, коли позивач отримує відмову в реєстрації позначенні на підставі наявності тотожного (схожого до ступеня змішування) позначення. В той же час, Позивач звертається до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на знак на підставі його невикористання після більше, ніж 3 років з моменту отримання відмови у реєстрації. В даному випадку посилання на те, що Позивач знав про наявність спірного знака більш ніж 3 роки (загальний строк позовної давності) не є достатніми для припинення розгляду (тобто їх застосування). Суди в даному випадку виходять з того, що не важливо знав чи ні Позивач про наявність знака для товарів і послуг, а важливо те, чи знав він про те, що знак не використовується протягом 3 років з дати реєстрації або з іншої дати.

Поважні причини невикористання знака - шанс зберегти знак?

Згідно з абзацом 2 частини 4 статті 18 Закону дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини його невикористання. Такими поважними причинами згідно з українським законодавством є дві причини:
  • Обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів або послуг, встановлені законодавством;
  • Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, щодо яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва.
  • Поважні причини невикористання, таким чином, пояснюють невикористання знака протягом встановленого строку (у нашому законодавстві - 3 роки з дати публікації або іншої дати після публікації). Дані причини повинні бути об'єктивними. І ця вимога досить важко дотриматися. Ось чому на практиці рідко зустрічаються випадки, коли саме поважні причини невикористання, стають вирішальними при ухваленні рішення на користь Відповідача.
    Відносно тлумачення поважності причин невикористання знака слід звернутися до рішення Європейського Суду Справедливості у справі Armin Haupl v. Lidl Stiftung & Co. KG. Згідно з обставинами справи компанія Lidl є власником товарного знаку «Le Chef DE CUISINE», який отримав правову охорону в Австрії 12 жовтня 1993. Перший супермаркет під торговою маркою «Le Chef DE CUISINE» був відкритий лише 5 листопада 1998. Позивач (Armin Haupl) звернувся до суду з вимогою дострокового припинення дії правової охорони знака за міжнародною реєстрацією на підставі невикористання знака на території Австрії. У свою чергу, Відповідач пояснив, що знак Le Chef DE CUISINE, який зареєстрований з метою продажу приготовленої їжі під даним позначенням, повинен за задумом Відповідача продаватися виключно в магазинах Відповідача. У той же час, відкриття супермаркету на території Австрії, в якому повинна була продаватися їжа, маркована спірним позначенням, була не можливим у зв'язку з «бюрократичними gрепятствіямі». Позивач же вважав, що дана причина невикористання знака не є «поважної» («proper reason»), оскільки, на думку Позивача, Відповідач міг продавати свою їжу і в інших магазинах, а не тільки у своїх власних, і об'єктивно можна було уникнути невикористання торговельної марки. Суд, у свою чергу, прийшов до висновку, що причина є поважною не тільки тоді, коли використання знака як такого не можливо, а й тоді, коли таке використання не розумно. Суд також постановив наступне: «... Таким чином, наприклад, не можна вимагати від власника товарного знака продавати його товар в магазинах конкурентів. У таких справах, не є розумним вимагати від власника товарного знака змінити його корпоративну стратегію в тією лише метою, щоб використання знака стало все-таки можливим ». . В цілому Суд прийшов до таких висновків:
    «Під« поважними причинами невикористання »слід розуміти перешкоди, які мають пряме відношення до знаку для товарів і послуг, роблять його використання неможливим або нерозумним і не залежать від власника торгової марки» .
    Питання про поважні причини невикористання знака не часто виникало в ході розглядів, як показує українська судова практика. Тим не менш, є рішення, в яких розглядалася поважність причин невикористання. Наприклад, у справі щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак «Buoncaffe» суд апеляційної інстанції постановив скасувати рішення суду першої інстанції на тій підставі, що знак використовувався Позивачем ще до моменту подачі заявки на реєстрацію знака. В той же час, касаційний суд визнав таку позицію помилковою, оскільки українське законодавство передбачає можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак і здійснення особою права попереднього торговою маркою.
    Насправді, питання про наявність поважних причин може бути вельми цікавим з урахуванням обставин, в яких знаходяться деякі регіони нашої країни, такі як Автономна Республіка Крим чи зона проведення антитерористичної операції.
    Анна Ляшенко,
    юрист компанії IPStyle