Захист патентних прав в сфері інформаційних технологій: територіальна природа патенту в позатериторіальному світі Інтернету


Загальновідомо, що патент має територіальний характер, тобто діє на території лише тієї країни, патентним відомством якої він виданий. На перший погляд все надзвичайно просто — патент України надає його власнику право забороняти використання винаходу лише на території України, патент США — лише на території США.

Тривалий час така територіальність всіх влаштовувала. Проте у зв'язку з ростом кількості винаходів, що використовуються в мережі Інтернет, виникає питання — як визначити територію в позатериторіальній мережі Інтернет? Наприклад, розробник інтернет-сервісу — юридична особа України, користувачі знаходяться у США, а безпосередньо інтернет-сервіс розміщений на території Британських Віргінських островів.

Аналізуючи доцільність захисту інтернет-сервісу в тій чи іншій країні, можемо говорити про три точки присутності:
країна розробника;
країна хостинга;
країна користувача.

Розглянемо кожну з цих точок.

Країна розробника:

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визначається:

1) виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

2) застосування процесу або пропонування його до застосування в Україні.


Отже, патент України дає лише права на території України. Тому у випадку з розробками в сфері інформаційних технологій, як правило, патентування в Україні недостатньо. До таких розробок можна віднести і популярні сьогодні соціальні мережі, окремі модулі до них, системи і способи обробки інформації, системи забезпечення інформацією тощо.

Цікаво, що в базі опублікованих винаходів (корисних моделей) та опублікованих заявок на видачу винаходів в Україні не виявлено жодної заявки поданої такими гігантами як Facebook Ink та Google Ink. Якщо звернутись до аналогічної бази Російської Федерації, то можна знайти лише 1 заявку подану відомою соціальною мережею та 11 заявок поданих не менш відомою пошуковою системою. Швидше за все вищевказані компанії не розглядають ринок України як потенційний.

Слід зазначити, що деякі українські заявники при поданні заявок в інші країни, ігнорують подачу заявки в Україні мотивуючи тим, що в США або країнах ЄС їх винахід більш затребуваний. Проте, відповідно до ч.1 ст. 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», заявник має право подати заявку до інших країн при умові:
попередньої подачі заявки в Україні;
невіднесення протягом 3 місяців з дати подачі заявки винаходу до державної таємниці.

Незважаючи на те, що відповідальності за порушення вищевказаного положення в Україні не передбачено, проте враховуючи невелику вартість подачі заявки в Україну, ми наполегливо рекомендуємо не ігнорувати цю вимогу і подати першу заявку в українське патентне відомство.

Країна хостинга або країна користувача

Як бачимо, подачі заявки в країні розробника, як правило, недостатньо. По-перше, продукт може бути цікавий не тільки користувачам України, а і інших держав. По-друге, порушник може хостити запатентований продукт в цілому або частково в інших державах, які, до речі, можуть бути відмінними не тільки від країни розробника, а і країни користувача.

До речі, це питання стало актуальним ще набагато раніше масового розвитку Інтернет. Так, ще в 1976 році компанія Декка Лтд подала позов проти США. Декка Лтд запатентувала систему навігації. Уряд США використав дану запатентовану систему в США, проте один віддалений передатчик був розміщений в Норвегії. Відповідач вважав, що поскільки один компонент знаходиться за межами США, то не можна говорити про використання системи в цілому в США, а відповідно і говорити про порушення патенту в США. Проте суд в даному випадку виразив протилежну позицію — поскільки контроль і корисне використання було здійснено на території США, то такі дії слід вважати порушенням прав власника патенту.

Один із найвідоміших сучасних судових рішень США є рішення по справі NTP проти Research in Motion (компанії виробника смартфонів BlackBerry). Research in Motion використав запатентовану NTP систему відправки і отримання e-mail з однією особливістю — один з пунктів системи територіально знаходився в Канаді. У звя'зку з тим, що функціонування і корисне використання всієї системи було на території США, то відповідно до рішення суду такі дії були визнані порушення патентних прав позивача в США.

Схожа практика і в Великобританії. Одною з компаній була запатентована ігрова система. Відповідач встановив таку ж ігрову систему, проте хост-комп'ютер з наперед встановленою комп'ютерною програмою яка працювала через Інтернет в Великобританії, був розміщений в інший юрисдикції. Суд Великобританії, незважаючи на розміщення хост-комп'ютера поза межами Великобританії, визачив такі дії порушенням патентних прав.

Вищевказані судові рішення показують, що дії в одній країні можуть привести до порушення патенту в іншій країні. Головним критерієм в даному випадку є корисне використання і функціонування всієї системи в цілому (the beneficial use and function of the whole operable system assembly).

При виборі патентування в країні хостингу або в країні користувача важливим аргументом буде ще і те, що країну хостингу можна в лічені секунди змінити, на відміну від країни користувача, під яку як правило розробляються система, проводиться рекламна кампанія та інша активність. Резюмуючи, при виборі стратегії патентування необхідно користуватися не країною хостингу, а країною знаходження Ваших основних користувачів.

Марія Ортинська,
патентний повірений
Патентно-юридичної компанії IPStyle


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Як уникнути звинувачення у порушенні патентних прав (при виведенні нового продукту на ринок)
Патентний моніторинг — козир у конкурентній боротьбі
Хто володіє інформацією, той володіє світом або навіщо проводити патентний пошук
Патентний пошук як інструмент конкурентного дослідження
Патентування ідей