Огляд основних законодавчих змін у патентуванні США або як США оголосило війну патентним тролям


2013 рік для багатьох країн є роком революційних змін у галузі патентування. Так, в США набирають чинності зміни, які називають найглобальнішими за останні 50 років, в Європейському союзі іде робота по створенню нового патенту — Унітарного патенту та нової патентної судової системи - Унітарної.

Слід зазначити, що зміни в законодавсті США не були несподіваними, адже більшість з них передбачені The Leahy-Smith America Invents Act, який був підписаний президентом Обамою ще в вересні 2011 року. До речі, Сміт, iм'ям якого названого цей акт, - відомий спонсорством Stop Online Piracy Act (SOPA) - гучного законопроекту, положення якого передбачають що учасник будь-якої діяльності в мережі Інтернет (провайдери, компанії що надають послуги пошукових систем і навіть рекламодавці) зобов'язаний за будь-яким звернененням правовласника принити обслуговування ресурсу, що звинувачується в піратстві. В іншому випадку такі дії можуть бути розцінені як співучасть у піратстві.

Основні нововедення The Leahy-Smith America Invents Act набирають чинності 16 березня 2013 року і направлені на:
1) боротьбу з патентними тролями, яких з кожним роком в США стає все більше. Так, відповідно до одного з досліджень в 2012 році в США понад 60% позовів щодо порушення патентних прав - це позови саме патентних тролів1. Можна сказати що таке патентування стало окремим прибутковим бізнесом. Так, в 2006 році компанія NTP Inc «заробила» на патентній війні з компанією виробником телефонів Blackberry 612,5 млн дол. 2 Війну з цими неказковими героями оголосив навіть Барак Обама, за словами якого «є компанії, які нічого не виробляють, а лише крадуть чужі ідеї і пізніше вимагають гроші, використовуючи патент», «що і є основною проблемою американської патентної системи»3.
2) боротьбу з патентами «низької якості», наприклад, на абстрактні ідеї.

В такому революційному акті є досить багато декларативних норм, тверджень, і читаючи його, здається, що США переможе в нерівній боротьбі з патентними тролями, а спонсори акту стануть національними героями. Насправді багато норм реформують патентну систему, і ці зміни є доволі суттєвими, але чи дійсно буде викорінене зло під назвою «патентний троль», або як ще його називають Non Practicing Entity (NPE)?

Перш ніж робити висновки щодо ефективності реформ, давайте розглянемо основні нововведення.

По-перше, США переходить з системи «першим винайшов» ("first to invent") до "перший винахідник подав" "first inventor to file"системи. Слід зазначити, що на сьогодні майже у всіх країнах застосовується система «перший подав», яку навіть можна назвати своєрідним міжнародним стандартом.
В Україні це право називається правом першого заявника, відповідно до якого якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту (ст. 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)4.
Іншими словами, якщо, наприклад, Іван винайшов пристрій для розпізнавння мови тварин в січні 2013 року і заявку подавав лише в березні 2013, а Петро винайшов такий самий пристрій в лютому 2013 і відразу подав заявку, то патент отримає саме Петро, незважаючи на те що він пізніше винайшов, оскільки діє принцип «перший подав заявку».

Система «першим винайшов» ("first to invent") – є кардинально іншою системою і передбачає, що головним при видачі патенту є доведення факту більш раннього винахідництва. Наприклад, Джон винайшов пристрій першим, проте Пітер подав заявку першим. Відповідно до цієї системи, право на отримання патенту буде належати Джону, якщо він зможе довести що він першим винайшов пристрій. Головним недоліком такої системи є те, що вона не стимулює заявників подавати заявки. В 20-му столітті вона застосувавалась в США, в Філіппінах та Канаді. В кінці минулого століття Філіппіни та Канада змінили її на систему «перший подав», а в 2013 році — і США.

По-друге, вищевканий акт розширює вплив третіх осіб на експертизу заявки. Слід зазначити, що ці зміни набули чинності ще 16 вересня 2012 року і передбачають що треті особи мають більше можливостей впливати на експертизу заявок третіх осіб.Як правило компанії, конкурент якої подав заявку, вигідно подати своє бачення рівня техніки, а також свої коментарі стосовно впливу цього рівня техніки на подану заявку. Таким чином можна вплинути на експертизу і якщо винахід не відповідає умовам патентоздатності, сприяти відмові у видачі патенту на такий винахід. Раніше було лише декілька випадків, коли треті особи могли подавати цей рівень техніки, проте вони не могли надавати коментарі або аналіз поданого. Це означає, що якщо експерт патентного відомства самостійно не включив певну інформацію до рівня техніки і/ або не визнав таким що може вплинути на видачу патенту, винахід, який все ж таки не відповідає хоча б одному критерію патентоздатності, міг бути запатентований.

На сьогодні відповідно до нових змін треті особи не тільки можуть подавати своє дослідження рівня техніки, але вони зобов'язані з ним надати свої коментарі, що вони вважають в ньому особливо важливим та таким що може та повинно вплинути на експертизу заявки. Позитивним в цьому нововеденні є розширення впливу третіх осіб на експертизу, а отже, і покращення «якості» виданих патентів. Проте, є і зворотня сторона медалі - зацікавлені в невидачі патенту особи, будуть подавати рівень техніки та коментарі, що насправді не будуть відповідати дійсності. Таким чином, патентні тролі можуть перекваліфікуватись в патентних рекетирів.

По-третє, положення вищевказаного акту запроваджують обмеження щодо подачі позову проти групи відповідачів. Ці положення набрали чинності відразу — 16 вересня 2011 року. Секцією 299 вищевказаного акту встановлюються суттєві обмеження щодо подачі позову проти групи відповідачів. Слід зазначити, що ця норма була прийнята, адже багато позивачів, зокрема патентних тролів, об'єднували позови проти цілої групи відповідачів, наприклад, представників однієї галузі, тим самим фактично блокуючи діяльність цілої індустрії. Наприклад, патентний троль Xpoint Technologies, штат якого складається тільки з юристів, подав позов відразу проти 30 компаній, серед яких AMD, Google, Hewlett-Packard, Microsoft.


Цікавим є те, що відповідно до нововведень не визнаються винаходами будь-які стратегії щодо зменшення, уникнення, відкладення податкових зобов'язань, за винятком методів, пристроїв, технологій, комп'ютерних програм або систем, що використовуються окремо тільки для підготовки, обрахунку податкової інформації, або для фінансового менеджменту. До речі, в США є досить поширеними заявки на отримання винаходів щодо систем обрахування, повернення податків, методів управління податками тощо.

Окрім вищевказаних змін, з 19 березня 2013 року в США також змінені розміри зборів за дії пов'язані з патентуванням. Для порівняння, збори за подачу заявки і проведення експертизи збільшені з 1260 дол. США до 1600 дол. США. Проте деякі розміри зборів будуть зменшенні. Так, збір за видачу патенту до 19 березня 2013 року становив 1770 дол США, з 19 березня 2013 року — 1780 дол. США, а з 01 січня 2014 р. - всього 960 дол. США.

Як відомо, США дозволяє зменшити збори за дії пов'язанні з патентуванням для «малих осіб» (small enity) на 50%. На сьогодні введенно ще один статус особи — мікроособа, якій надається знижка в 75%.

Отже, відповідно до нововведень, мікроособи — це новий сегмент заявників, які відповідають наступним критеріям:

- є «малими особами» (small enity);
- не були вказані винахідниками в останніх чотирьох поданних заявках;
-в календарному періоді, що передує тому в якому збір платиться, валовий дохід не перевищує в 3 і більше рази дохід середнього домашнього господарства;
- не передавали, не отримували і не зобов'язані отримувати ліцензії або інше право відповідно до заявки, що стосується особи, яка в календарному році що передує тому, в якому платиться збір, отримувала дохід що в 3 і більше рази перевищує дохід середнього домашнього господарства.

Окрім цього, до мікроосіб також відносять співробітників закладів вищої освіти та осіб, що набули прав від закладів вищої освіти.

Як бачимо, окрім боротьби з патентними тролями приділена також увага стимулюванню науковців, окремих винахідників та невеликих компаній до патентування винаходів в США.

Аналізуючи нововедення, слід зазначити, що багато положень вищевказаного акту викладені в «американському стилі» - стилі гучних декларацій та тверджень. Деякі з них можуть полегшити ситуацію на фронті патентних війн США, проте для докорінних змін потрібно більш радикальні зміни.

Марія Ортинська
патентний повірений,
патентно-юридичної компанії IPStyle



Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Патентування промислових зразків в Європейському союзі
Патентування в Росії
Попередня заявка на отримання патенту в США
Захист прав інтелектуальної власності у Тайвані
Патентування у Гонконзі
Патентування у Китаї