Как одесситы Одессу захватывали, или Кому принадлежит ТМ Odessa


торговая марка
Киев, Одесса, Крым, Новый Свет, Инкерман. Многие из нас знают их на вкус, а все потому, что речь об игристых винах и торговых марках. 

Частное Акционерное Общество «Одесский завод шампанских вин» имеет многолетнею историю производства игристого напитка и других разновидностей алкогольной продукции. Более двадцати лет на прилавках магазинов мы наблюдаем игристое вино «ODESSA». ЧАО «Одесский завод шампанских вин» вложил значительные финансовые ресурсы и усилия в известность обозначения «ODESSA» для шампанского, но столкнулся с необычной проблемой при попытке зарегистрировать обозначение «ODESSA» в качестве торговой марки. 

15.09.2014 г. завод подал заявку на регистрацию обозначения «ODESSA» для товаров и услуг, 20, 33 и 35 класса МКТУ в УКРПАТЕНТ. 17.11.2015 г. Одесский завод получил уведомление о возможном отказе в регистрации обозначения «ODESSA», поскольку заявленное словесное обозначение является описательным при использовании относительно заявленных товаров и услуг, указывает на определенное географическое место изготовления товаров и услуг, и может использоваться всеми производителями товаров и лицами, которые оказывают услуги в Одессе. Также оно может ввести в заблуждение касательно товаров, изготовленных в ином месте, и услуг 35 класса, которые предоставляются не в Одессе. 

В доводах в пользу регистрации заявитель обратил внимание государственного органа на то, что: 
  • он начал производство игристого вина под обозначением «ODESSA» в 2009 г., а интенсивное использование пришлось на 2014 г.;
  • обозначение ассоциируется исключительно с ЧАО «Одесский завод шампанских вин»;
  • завод является правообладателем ряда товарных знаков, которые включают в свой состав словесный элемент «ОДЕССА» или «ODESSA». 

ЧАО «Одесский завод шампанских вин» является правообладателем следующих ТМ, зарегистрированных в 33 классе МКТУ: 



Однако 05.04.2016 «Украинский институт интеллектуальной собственности» вынес окончательное решение о несоответствии обозначения условиям предоставления правовой охраны по результатам квалификационной экспертизы. 
ЧАО «Одесский завод шампанских вин», не согласившись с решением государственного органа, обратился в суд с требованием отменить решение и принудить принять решение о соответствии обозначения «ODESSA» условиям предоставления правовой охраны. 

Дело 815/2662/16 

Истец: ЧАО «Одесский завод шампанских вин» 
Ответчик: Государственная Служба Интеллектуальной Собственности Украины 
Третья сторона спора на стороне ответчика без самостоятельных требований: Государственное предприятие «Украинский институт интеллектуальной собственности» 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска и аргументировал это тем, что словесное обозначение является местом географического происхождения и входит в перечень обозначений, которые не могут получить правовую охрану, следовательно, обозначение «ODESSA» не может выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары одних лиц от товаров других. Суд установил, что в ответе на предварительный отказ Истец не предоставил доказательств «Украинскому институту интеллектуальной собственности» относительно того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и не дал информацию о сроке использования данного обозначения.
Обратившись в Апелляционный суд, истец снова получил отказ в удовлетворении требований. 
Коллегия судей согласилась с выводами первой инстанции. В сентябре 2016 года ЧАО «Одесский завод шампанских вин» обратилась в Высший административный суд Украины. В открытом судебном реестре Украины еще отсутствует информация о слушании по этому делу. 
Таким образом, у правообладателя есть зарегистрированные ТМ, где сильными элементами выступают словесные обозначения «Одесса» или «ODESSA», но в то же время получить правовую охрану на словесный элемент не представляется возможным

Вообще, для приобретения различительной способности знака решающую роль играет его использование. Мы настоятельно рекомендуем подавать на регистрацию ТМ именно в том виде, в котором вы планируете его использовать. 
Очевидно, что именно факт использования комбинированного знака ЧАО «Одесский завод шампанских вин» послужило основанием для такого исхода дела. Но, конечно же, последнюю точку в нем поставит будущее слушание Высшего административного суда.

Елена Полосьмак
специалист департамента международной защиты прав интеллектуальной собственности ПЮК IPStyle