Досрочное прекращение действия свидетельства на товарный знак: стратегия победы или поражения?


“Use it or lose it” – гласит афоризм, выражающий один из принципов добросовестного владения товарным знаком. Иными словами принцип “употребляй, либо потеряй!” означает, что владелец знака для товаров и услуг, приобретая права на него, обязуется использовать знак на протяжение срока правовой охраны. В случае же его неиспользования в течение определённого периода, установленного законодательно, любое лицо может оспорить обозначение, ссылаясь на его неиспользование без уважительных причин.
Досрочное прекращение правовой охраны знака в случае неиспользования обозначения без уважительных причин имеет свои особенности в каждой конкретной стране. Данные особенности определяются законодательством, а также правоприменением. К примеру, в США в случае, если владелец федеральной регистрации обозначения не предоставит Декларацию об использовании знака до истечения 6 лет с даты регистрации знака, данная регистрация прекращает свое действие. А в Китае правовая охрана знака может быть досрочно прекращена в порядке подачи заявления в патентное ведомство Китая, то есть в административном порядке.

При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении действия свидетельства, прежде всего, нужно обратить внимание на следующие аспекты такого прекращения:
1) Понятие “неиспользования/использования” в разрезе судебного разбирательства о досрочном прекращении;
2) Срок неиспользования необходимый для начала процедуры досрочного прекращения;
3) Уважительные причины неиспользования и их правовое обоснование.

1. Использование товарного знака: проблемы квалификации и доказывания

Согласно части 4 статьи 18 Закона Украины “Об охране прав на знак для товаров и услуг”,
если знак не используется его владельцем полностью либо для части товаров (услуг), указанных в свидетельстве на знак в течении трех лет с даты публикации либо с другой даты после публикации, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью либо частично.
Таким образом, первый вопрос, который требует толкования, исходя из текста нормы: что законодатель называет “использованием знака”. И в данном аспекте принято обращаться к части 3 статьи 16 цитированного Закона, которая определяет
использованием нанесение на товар, упаковку, вывеску, другой предмет, прикреплённый к товару, хранение товара с целью предложения к продаже, продажа, импорт (экспорт); применение при предложении услуги; применение в деловой документации, рекламе, сети Интернет.
Исходя из последних тенденций украинской судебной практики, в большинстве решений последних годов прослеживается концепция “реального использования”. Суть данной концепции заключается в том, что суд при исследовании доказательств, предоставленных сторонами, исходит из фактического использования торговой марки, подтверждённого наличием в гражданском обороте товаров с данным обозначением.
Так, в деле касательно досрочного прекращения товарных знаков “ВИДЕИН”/“ВІДЕЇН”, зарегистрированных для фармацевтических и витаминных препаратов и принадлежащих ПАТ “Киевский витаминный завод” (Решение Соломенского районного суда г. Киева по делу № 2-1900/11) суд удовлетворил требования Истца о досрочном прекращение свидетельств, указав следующее: “Для правильного разрешение спора существенное значение имеют фактические обстоятельства, связанные существованием на рынке Украины товаров 5 класса МКТУ, маркированных спорными знаками для товаров и услуг”.

При подтверждении использования обозначения, наиболее важным является вопрос доказывания. И в данном вопросе следует обратиться к Постановлению Пленума Высшего хозяйственного суда Украины “О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности” № 12 от 17.10.2012 года. Пункт 71 Постановления указывает, что в качестве доказательств использования могут быть предоставлены экземпляры товаров с изображением знака, документы с изображением знака, а именно каталоги, прайс-листы и другое. В свою очередь, распространение на территории товаров с изображением знака может подтверждаться кассовыми чеками, квитанциями, накладными, в которых указано как наименование, так и место приобретения товаров.

Что же касается доказательной базы для наглядного примера можно обратиться к решению о досрочном прекращении свидетельств на словесный и комбинированный знаки “ДРЕВНЬОКИЇВСЬКА” (Постановление Днепропетровского окружного административного суда), зарегистрированные для товаров 33, а также 35 и 43 классов МКТУ. Несмотря на то, что и Ответчик, и его лицензиат предоставили в качестве доказательств договора, накладные, акты приема-передачи, информацию из сети Интернет, суд сделал следующее умозаключение:
“...не было доказано движение активов в процессе производства и фактического перемещения продукции, которая якобы производилась и предлагалась к продаже под указанным знаком, как не было доказано фактов реализации вышеуказанной продукции любым третьим лицам в процессе ведения хозяйственной деятельности”.
Вопрос толкования понятия “использования” обозначения поднимался не только в Украине. С таким же вопросом столкнулся Европейский Суд Справедливости (далее – ЕСС) касательно такого термина как “genuine use” (“истинное использование”), использованного в Директиве о торговых марках (Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks). Согласно статьям 10(1) и 12(1) данной Директивы если в течение 5 лет с момента окончания регистрационной процедуры, владелец не осуществляет истинного использования на территории страны-участницы ЕС товарного знака и отсутствуют должные причины неиспользования, правовая охрана знака подлежит прекращению.

Впервые необходимость толкования понятия “истинное использование” (“genuine use”) возникла в связи с делом Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV (Case C-40/01). Согласно обстоятельствам дела компании Ansul с 1971 года принадлежала словесная торговая марка “MINIMAX”, зарегистрированная в странах Бенилюкс для огнетушителей и других, связанных товаров. 2 мая 1988 года владелец знака прекратил его использование и до 1994 года осуществлял исключительно деятельность, связанную с обслуживание, ремонтом уже реализованных огнетушителей. В то же время, в 1994 году компания Ajax и Minimax GmbH, являющиеся более 50 лет владельцами марки “Minimax”, начали использование данного товарного знака в странах Бенилюкс. Разбирательство касательно досрочного прекращения свидетельства компании Ansul дошло до кассационного суда, который обратился в ЕСС за разъяснением понятия “genuine use”. В свою очередь, ЕСС пришёл к следующим выводам:
“Оценка того, является ли использование истинным, должно производиться с учетом всех фактов и обстоятельств, относящихся к установлению того, является ли коммерческое использование реальным и рассматривается ли оно как такое, что имело место в экономическом секторе, то есть имело целью удержать либо занять место на рынке для товаров либо услуг, защищённых знаком, а также с учётом природы товаров и услуг, характеристики рынка, масштаба и регулярности использования товарного знака”.
Европейский Суд Правосудия спустя год после вынесения решения по делу Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV принял еще одно разъясняющее предписание, что также касалось понятия “истинное использование” (“genuine use”) по делу La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA. Данное предписание не было призвано изменить либо дополнить позицию, выше высказанную в деле Ansul BV, а только дать разъяснения, которые уже указывались в деле Ansul BV. Что же касается обстоятельств дела La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA, компания Laboratoires Goemar являлась владельцем знака “Laboratoire de la mer” для товаров 5 класса МКТУ (в перечне товаров указывалось, что данные товары включают морские вещества) с 1988 года, а в 1989 году получила правовую охрану для данного обозначения и касательно товаров 3 класса МКТУ, а именно парфюмерии и косметики, содержащей морские вещества. Компания La Mer Technology в 1998 году подала 2 заявки касательно досрочного прекращения действия регистраций знака “Laboratoire de la mer”, принадлежащего компании Laboratoires Goemar на основании неиспользования знака. Решение было вынесено в пользу прекращения действия регистраций и было обжаловано компанией Laboratoires Goemar в части регистрации для косметики (товаров 3 класса МКТУ) на том основании, что компания Laboratoires Goemar уполномочила компанию Health Scope Direct Ltd, учрежденную в Шотландии, осуществлять продажу косметики по всему Соединенному Королевству, однако продажи имели незначительный успех, и прибыль составила всего лишь несколько сотен фунтов-стерлингов.

Высший Суд обратился в ЕСС за разъяснением того, какие факторы должны быть учтены при вынесении решения о том, имело ли место “истинное использование”. Таким образом, ключевым был вопрос, есть ли какой-то количественный критерий того, сколько товаров должно быть реализовано, чтобы «удержать либо занять свое место на рынке товаров или услуг». Отвечая на данный вопрос, ЕСС указал, что "невозможно определить a priori и абстрактно какая количественная мера должна быть выбрана, чтоб определить, является ли использование истинным (реальным)". Критерий установленного минимума не может быть применён в данном случае. При этом Суд постановил: «Когда преследуется реальная коммерческая цель при условиях указанных выше, даже минимальное использование знака либо использование единственным импортёром в государстве-члене может быть достаточным чтобы признать истинное использование в значении Директивы».

В украинской судебной практике не раз поднимался вопрос о лицензионных договорах, которые владелец знака предоставлял как доказательство использования. Такая стратегия защиты владельцев знаков связана с последним абзацем части 4 статьи 18 Закон, которая устанавливает, что использованием знака владельцем свидетельства считается его использование другим лицом при условии контроля со стороны владельца свидетельства. В ряде решений лицензионный договор становился ключевым аспектом при вынесении решений в пользу Ответчиков. При этом суды особо не задавались вопросом об исполнении лицензионного договора и правоотношений между сторонами. В связи с этим, в вышеуказанное Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины № 12 от 17.10.2012 года был внесён пункт, который гласит о том, что
«одно лишь заключение договоров (в том числе лицензионных) касательно распоряжения имущественными правами на знак для товаров и услуг не может считаться использованием данного знака».
Высший хозяйственный суд Украины в таком случае предлагает владельцам знаков предоставлять в связи с заключённым договором «договора купли-продажи либо поставки товаров, на которых размещён знак, договора о размещении рекламной продукции о таких товарах на соответствующих рекламных носителях и др.». В связи с вышеуказанным, приходим к заключению, что лицензирование должно иметь конечной целью такое же «реальное использование» лицензиатом обозначения. При этом, по моему мнению, важен не только вопрос об исполнении договора, как такового, но и вопрос контроля использования обозначения в соответствии с договором. Так, в некоторых страна, например, в Канаде, отсутствие прямого либо косвенного контроля со стороны лицензиара за использование знака не будет приравнивать к использованию знака лицензиаром и приведёт, таким образом, к прекращению действия регистрации.

Что же касается доказывания использования знака для товаров и услуг важен и вопрос о бремени доказывания в подобных делах. Согласно общему гражданско-правовому принципу отсутствие вины доказывает лицо, которое нарушило обязательство. Данную позицию, согласно которой именно владелец знака должен подтвердить, что знак использовался в процессе коммерческой деятельности для заявленных товаров и услуг, подтвердил Высший хозяйственный суд Украины в вышеуказанном Постановлении Пленума № 12 от 17.10.2012 года. Тем не менее, как гласит процессуальное законодательство (не зависимо от того гражданское либо хозяйственное производство имеет место) каждая из сторон в процессе должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание удовлетворения своих исковых требований. Таким образом, чаще всего Истец в делах о досрочном прекращении предоставляет «доказательства неиспользования». Данные доказательства зависят от конкретных обстоятельств дела. Прежде всего нужно учесть характер товаров (услуг), которые предоставляются, а, во-вторых, особенности коммерческой деятельности Ответчика и др.

Истец должен учесть требует ли деятельность и товары (для которых зарегистрирован знак) получения определённых разрешительных документов. Важно также обратить внимание проводилась ли реклама товаров, есть ли упоминания о товаре в сети Интернет и присутствуют ли записи о товарных позициях, маркированные знаком для товаров и услуг, которым присваивались номера GS1. В то же время, касательно досрочного прекращения действия свидетельства на знак «Buoncaffe» для товаров 30 класса МКТУ суд указал, что «отсутствие сертификатов соответствия на кофе под товарным знаком «Buoncaffe» может свидетельствовать лишь о том, что Ответчиком не осуществлялась сертификация кофе с применением данного товарного знака, но не может подтверждаться неиспользование Ответчиком спорного знака для товаров 30 класса МКТУ в названный период». Таким образом, к вопросу доказывания в подобных делах нужно подходить с максимальной скрупулёзностью и внимательностью, поскольку именно исходя из этих оснований суд выносит решение по делу.

«Сроки» в делах о досрочном прекращении действия свидетельства на знак для товаров и услуг

Одним из аспектов части 4 статьи 18 Закона Украины «Про охрану прав на знак для товаров и услуг», на которую следует обратить внимание – срок, по истечению которого любое лицо может требовать досрочного прекращения действия свидетельства на знак. Фактически 3-летний срок с даты публикации либо с другой даты после публикации, как установлено законом, который наделяет правом обращения в суд касательно досрочного прекращения, можно назвать «сроком добросовестности использовании товарного знака». В большинстве стран он установлен на уровне 3 лет (Украина, Российская Федерация, Канада) либо 5 лет (Норвегия, Ирландия, Великобритания) с момента завершения регистрационной процедуры в конкретной стране.

Таким образом, в Украине для досрочного прекращения действия свидетельства, нужно, чтобы с дня публикации прошло три либо больше лет. Например, если датой публикации считать 1 января 2015 года, то прекратить действие свидетельства на основании неиспользования без уважительных причин можно лишь с 1 января 2018 года.

При этом интересным моментом является положение закона, которое разрешает такое прекращении «с другой даты после такой публикации». В этом аспекте можно обратиться к решению Высшего хозяйственного суда Украины по делу касательно обозначений «ТАРАС» / «TARAS» для товаров 21, 30, 32, 35 класса МКТУ. Регистрации данных знаков были осуществлены в 2004 году. В 2010 году Истец (ВАТ «Пивобезалкогольный комбинат «Славутич») обратился в суд о досрочном прекращении действия свидетельств. Ответчик (ТОВ «Гетьман Холдинг») предоставил подтверждения использования знака для водки и кваса с 1997 года по 2006 год. На этой основе суд первой инстанции и апелляционный суд приняли решения в пользу Ответчика. В то же время, кассационный суд постановил
«доказательства, которые могут подтвердить неиспользование знаков для товаров и услуг должны быть ограничены 3-летним сроком до даты обращения в суд».
Таким образом, суд прямо указал на то, что доказательства должны подтвердить использование Ответчиком знаков с 2006 по 2010 года.

Также интересным является вопрос исковой давности в делах о досрочном использовании товарных знаков. Иногда случаются ситуации, когда истец получает отказ в регистрации обозначения на основании наличия тождественного (сходного до степени смешения) обозначения. В то же время, Истец обращается в суд с иском о досрочном прекращении действия свидетельства на знак на основании его неиспользования по прошествии более, чем 3 лет с момента получения отказа в регистрации. В данном случае ссылки на то, что Истец знал о наличие спорного знака более чем 3 года (общий срок исковой давности) не являются достаточными для прекращения разбирательства (то есть их применения). Суды в данном случае исходят из того, что не важно знал или нет Истец о наличии знака для товаров и услуг, а важно то, знал ли он о том, что знак не используется на протяжении 3 лет с даты регистрации либо с другой даты.

Уважительные причины неиспользования знака - шанс сохранить знак?


Согласно абзацу 2 части 4 статьи 18 Закона действие свидетельства может быть прекращено полностью либо частично только при условии, если владелец свидетельства не укажет уважительные причины его неиспользования. Такими уважительными причинами согласно украинскому законодательству являются две причины:
  • Обстоятельства, препятствующие использованию знака не зависимо от воли владельца свидетельства, такие как ограничение импорта либо другие требования к товарам либо услугам, установленные законодательством;
  • Возможность введения в заблуждение относительно лица, которое производит товары либо предоставляет услуги, во время использования знака лицом, обратившимся в суд, либо другим лицом относительно товаров и услуг, касательно которых выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства.

  • Уважительные причины неиспользования, таким образом, объясняют неиспользование знака на протяжении установленного срока (в нашем законодательстве – 3 года с даты публикации либо другой даты после публикации). Данные причины должны быть объективными. И это требование достаточно тяжело соблюсти. Вот почему на практике редко встречаются случаи, когда именно уважительные причины неиспользования, становятся решающими при принятии решения в пользу Ответчика.
    Касательно толкования уважительности причин неиспользования знака следует обратиться к решению Европейского Суда Справедливости в деле Armin Haupl v. Lidl Stiftung & Co. KG. Согласно обстоятельствам дела компания Lidl является владельцем товарного знака «Le Chef DE CUISINE», который получил правовую охрану в Австрии 12 октября 1993 года. Первый супермаркет под торговой маркой «Le Chef DE CUISINE» был открыт лишь 5 ноября 1998 года. Истец (Armin Haupl) обратился в суд с требованием досрочного прекращения действия правовой охраны знака по международной регистрации на основании неиспользования знака на территории Австрии. В свою очередь, Ответчик объяснил, что знак Le Chef DE CUISINE, который зарегистрирован с целью продажи приготовленной еды под данным обозначением, должен по задумке Ответчика продаваться исключительно в магазинах Ответчика. В то же время, открытие супермаркета на территории Австрии, в котором должна была продаваться еда, маркированная спорным обозначением, было не возможным в связи с «бюрократическими препятствиями». Истец же считал, что данная причина неиспользования знака не является «уважительной» («proper reason»), поскольку, по мнению Истца, Ответчик мог продавать свою еду и в других магазинах, а не только в своих собственных, и объективно можно было избежать неиспользования торговой марки. Суд, в свою очередь, пришёл к заключению, что причина является уважительной не только тогда, когда использование знака как такового не возможно, но и тогда, когда такое использование не разумно. Суд также постановил следующее:«…Таким образом, к примеру, нельзя требовать от владельца товарного знака продавать его товар в магазинах конкурентов. В таких делах, не является разумным требовать от владельца товарного знака изменить его корпоративную стратегию в той лишь целью, чтоб использование знака стало всё-таки возможным».. В целом Суд пришёл к таким выводам:
    «Под «уважительными причинами неиспользования» следует понимать препятствия, которые имеют прямое отношение к знаку для товаров и услуг, делают его использование невозможным либо неразумным и не зависят от владельца торговой марки».
    Вопрос об уважительных причинах неиспользования знака не часто возникал в ходе разбирательств, как показывает украинская судебная практика. Тем не менее, есть решения, в которых рассматривалась уважительность причин неиспользования. К примеру, в деле касательно досрочного прекращения действия свидетельства на знак «Buoncaffe» суд апелляционной инстанции постановил отменить решение суда первой инстанции на том основании, что знак использовался Истцом ещё до момента подачи заявки на регистрацию знака. В то же время, кассационный суд признал такую позицию ошибочной, поскольку украинское законодательство предусматривает возможность одновременной реализации исключительных имущественных прав владельца свидетельства на товарный знак и осуществления лицом права преждепользования торговой маркой.
    На самом деле, вопрос о наличии уважительных причин может быть весьма интересным с учётом обстоятельств, в которых находятся некоторые регионы нашей страны, такие как Автономная Республика Крым либо зона проведения антитеррористической операции.


    Анна Ляшенко,
    юрист компании IPStyle