Процедурный вопрос


Казалось бы, что может быть проще: изобрел, запатентовал, засудил. Однако, даже имея на руках охранный документ, нельзя расслабляться. Патент предоставляет его владельцу право использовать, разрешать и запрещать использование запатентованного объекта. Но и здесь есть ограничения:

— территория — где патент выдали, там он и работает. Монополия владельца патента распространяется только на территорию страны, патентное ведомство которой выдало документ;

— срок действия — до 20 лет в зависимости от объекта интеллектуальной собственности. Патент на изобретение действует именно такой период, начиная с момента подачи заявки. Исключение составляют изобретения на лекарственные средства, средства защиты животных и растений, использование которых требует получения разрешений.

Фактор времени

Зачастую бизнес, принимая решение, патентовать или нет, критически оценивает фактор времени и задает следующие вопросы:

— срок рассмотрения заявки может затянуться больше, чем на два года. А с какой даты возникают права у владельца патента?

— что будет после окончания 20-летнего срока действия патента? Информация об изобретении станет общедоступной, а запретить использование будет невозможно?

Сегодня мы уделим внимание первому вопросу. И самый простой ответ на него — права действуют с даты публикации сведений о выдаче патента (статья 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»).

Но мы юристы, поэтому привыкли копать глубже. В законодательстве Украины, а также в законодательстве других юрисдикций, например США и ЕС, можно найти дополнительные возможности для заявителей.

Да, бывает, что рассмотрение длится больше двух лет, а что делать, если в этот период конкуренты начинают использовать ваше изобретение? С каждым годом этот вопрос становится все актуальнее, ведь срок «жизни» многих высокотехнологичных продуктов уже не 100, и даже не 20 лет, а всего лишь два-три года, а то и меньше. Выходом из сложившейся ситуации может стать временная охрана изобретений. В Украине она предусмотрена статьей 21 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». В чем плюс? Заявитель получает компенсацию за причиненные ему после публикации заявки убытки. Эта норма применяется исключительно для изобретений (а не для полезных моделей), к тому же нарушитель должен действительно знать о письменном уведомлении с указанием номера заявки или получить его, получение компенсации возможно только после получения патента, следует доказать факт использования заявленного изобретения, а также причиненные убытки, временная правовая охрана возникает именно у заявителя, а не у изобретателя.

Практические вопросы

Но когда дело доходит до практики, появляются вопросы. Как доказать причиненные убытки заявителю? Как их посчитать? Как соблюсти все требования к уведомлению, которое вы отправляете нарушителю? Например, следует обратить внимание, что такое уведомление должно быть именно на украинском языке. Поэтому, если польская компания использует изобретение, которое вы заявили на патентование, не время хвастаться своим знанием языков. Уведомление должно быть составлено не только на польском или английском, но и на украинском языке. Нужно позаботиться и о надлежащих доказательствах получения такого уведомления. Так, в решении по одному из дел об использовании концентрата квасного сусла суд указал, что истец не доказал факта письменного уведомления ответчика, а уведомление, предоставленное в суд, не может быть принято во внимание, поскольку не содержит данных относительно получения его именно ответчиком. По иронии судьбы иск был подан изобретателем, а не заявителем, как это предусмотрено законом (определение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 8 февраля 2017 года по делу, номер которому присвоен не был, решение Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 13 сентября 2017 года по делу № 2-161/11).

Также заявителю следует обратить внимание на сроки публикации заявки: в данном случае чем раньше, тем лучше. Заявка публикуется по окончании 18 месяцев с даты ее подачи или с даты приоритета, если он был заявлен. Но закон предусматривает, что по ходатайству заявителя это может быть сделано раньше указанного срока.

Международная практика

Конвенция о выдаче европейских патентов также предусматривает временную правовую охрану изобретений. Любое договаривающееся государство должно по крайней мере предусмотреть, чтобы заявитель с момента публикации заявки мог потребовать разумную компенсацию от любого лица, которое использовало заявленное изобретение в этом государстве. Такая норма предусмотрена для случаев, когда бы такое лицо несло ответственность за нарушение национального патента в этом государстве. Как видим, и законодательство ЕС, и законодательство Украины оперируют именно термином «компенсация». В других странах, например в США, предусмотрена выплата обоснованного роялти. Согласно пункту 154 (d) Большого свода законов США патент должен включать в том числе право на получение обоснованного роялти за использование технического решения от даты публикации заявки. Компенсация роялти возможна только в случае, если потенциальным нарушителем было получено уведомление об опубликованной заявке.

Анализ судебной практики США показывает, что даже если ответчик с большой долей вероятности знает о заявке, этого недостаточно. Например, компания Rosebud подала три иска к Adode о нарушении патентных прав на метод и программное обеспечение. В третьем иске Rosebud указал, что Adobe использовал изобретение, заявка на которое была опубликована. Ключевым вопросом стало именно то, знали ли в Adobe об этой заявке. Истец считал, что Adobe знал о так называемой grand parent заявке (заявке той же патентной семьи), а значит, был уведомлен, а стандартная практика в индустрии — проводить поиски и пересматривать связанные патенты, заявки и историю их делопроизводства в судебном процессе. Учитывая, что это уже был третий процесс, Adobe должен был все эти действия совершить.

К тому же истец предоставил несколько email и строк исходного кода ответчика, но письма были отправлены за два года до публикации заявки, а исходный код вообще относился к другому продукту. В результате суды отклонили все аргументы истца и вынесли решение в пользу Adobe в связи с отсутствием надлежащего его уведомления об опубликованной заявке («Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Incorporated»).

В США есть и положительная практика относительно временной охраны изобретений. Так, компания Innovention Toys разработала настольную лазерную игру. Прототип был показан на одной из выставок игрушек в Нью-Йорке в феврале 2005 года. Разработчик MGA Enterntainment посетил выставку, купил два экземпляра игры, промаркированных «patent pending», и отправил один из них другому инженеру MGA. Заявка на указанную игру была опубликована позже — в октябре 2006 года. Innovention Toys уведомили MGA о такой публикации и в скором времени получили патент. Кажется, все просто, и ответственности уже не избежать. Но ответчики пытались от нее уйти, приводя такие аргументы: изобретение является очевидным; опубликованная заявка в ходе проведения квалификационной экспертизы была изменена. А законодательством США предусмотрено, что право по заявке возникает в случае, если изобретение в опубликованной заявке идентично по сути с изобретением, заявленным в патенте.

Суд объяснил, что в данном случае нужно учитывать не просто wording — слова, которые были изменены, а объем охраны, и пришел к выводу, что изменения не повлияли на суть заявленного изобретения. В итоге ответчика обязали компенсировать 1 405 708 долл. США упущенной выгоды с сентября 2007 года (даты выдачи патента) и 167 455 долл. США как обоснованное роялти за период публикации заявки до выдачи патента.

Получается, что и украинское, и международное законодательство позволяют вам защитить права буквально с момента публикации заявки на изобретение. И зарубежная практика вселяет в заявителей надежду на защиту их изобретений именно с момента подачи заявки. Однако в этой ситуации нужно быть максимально внимательным к процедурным требованиям. Суды при рассмотрении патентных споров в основном придерживаются типичной позиции, и когда дело выходит за рамки сценария, теряют почву под ногами. Для суда в этой ситуации будет важно, насколько ваши требования обоснованы, а буква закона — соблюдена.

​Мария Ортинская, специально для "Юридической Практики"