Сапожник без сапог или как агенство по торговым маркам лишилось собственного доменного имени


Метафора «сапожник без сапог» наверняка хорошо известна каждому. И даже если в Интернет-среде изредка встречаются целиком философские трактаты на заданную тему а-ля «в чем виноват сапожник?», то широкая общественность все же скажет, что сапожником без сапог называют человека, не имеющего того, что по роду деятельности он должен иметь.

Интересно, что данный фразеологизм применим и к специалистам в сфере интеллектуальной собственности.

Подобные мысли появились в связи с доменным спором Merk-Echt B.V. v. Tilma Consultants (Case No. D2012-2309), который касался доменного имени merkecht.com и был рассмотрен согласно правилам Единой политики разрешения доменных споров (англ. – UDRP) Центром по арбитражу и посредничеству при Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Обстоятельства дела заключались в следующем. Истец – нидерландская компания по защите торговых марок, созданная в 1999 году тремя учредителями. Одним из учредителей являлся Ответчик. В 1999 году Ответчик на свое имя зарегистрировал доменное имя merkecht.com, которое использовалось Истцом в целях деятельности компании. В 2009 году Ответчик вышел из состава учредителей, продав компании свою долю в Уставном капитале. Права на доменное имя не вошли в состав проданной доли. Таким образом, доменное имя осталось в личной собственности Ответчика.
 patent Истец, являясь собственником торговых марок зарегистрированных для стран Бенилюкса, а именно словесной торговой марки «MERK-ECHT» (1999) и комбинированной марки (2001) утверждал, что именно ему принадлежат права на доменное имя merkecht.com
Аргументируя свою позицию, Истец указал, что доменное имя никогда не использовалось Ответчиком, а полномочия регистрации доменного имени были предоставлены Истцом. В тоже время, Истец высказал опасения касательно использования доменного имени Респондентом путем переделегирования доменного имени, изменения контента веб-сайт либо воспрепятствования деятельности Ответчика другими способами.

Рассматривая данный спор, арбитр Alfred Meijboom признал, что доменное имя merkecht.com является схожим до степени смешения с торговыми марками Merk-Echt B.V., однако недобросовестность действий Ответчика по поводу доменного имени в понимании процедуры UDRP отсутствует.

Основной аргумент арбитра звучал так: «Даже если бы имело место недобросовестное использование Ответчиком указанного домена, следовало установить осуществлена ли регистрация доменного имени недобросовестно... Истец наверняка должен был знать, что доменное имя зарегистрировано на имя Ответчика хотя бы потому, что Ответчиком платился ежегодный сбор за поддержание... Истец согласился на регистрацию доменного имени на имя Респондента, даже если бенефициаром являлся Заявитель».

Арбитр также подчеркнул, что Единая политика разрешения доменных споров предлагает административную процедуру для доменных имен, цель которой – предотвращение злоупотреблений системой доменных имен со стороны так называемых киберсквоттеров. В то же время, данный спор касается больше мерой исполнения договорных обязательств (продажа учредителем части в уставном капитале), что выходит за пределы полномочий арбитра по рассмотрению споров в процедуре UDRP.

Консультант по доменным именам известной американской компании FairWinds, обслуживающей такие хорошо известные бренды как Americam Express, Bacardi, Calvin Klein, L'Oreal, McDonald's, Zippo и мн. др. – Steve Levy – прокомментировал данный спор следующим образом: «Данное дело должно послужить уроком для любого владельца бренда в вопросе защиты торговых марок и доменных имен, особенно в случае деления или смены собственников. Доменное имя – актив компании такой же как недвижимость и производственные ресурсы. Культивируя доверие и стабильность, доменное имя – важная часть присутствия бизнеса в онлайн-среде и обязательство предоставления стабильно качественного контента, услуг или товаров».

Кто знает, может целью обращения Merk-Echt B.V к разрешению спора в процедуре UDRP было сэкономить средства по покупке доменного имени, чему, исходя из обстоятельств дела, не препятствовал Респондент. И в то же время Агентство по торговым маркам не только потеряло домен, но и потратилось на относительно не дешевую процедуру UDRP.

Подводя итог, можно вспомнить еще одну метафору – «ничто не вечно». Друзья, члены семьи, партнеры – не лучшие кандидатуры для таких целей, как показывает практика. Дабы избежать подобных ситуаций, нужно подумать о последствиях, ведь забрать домен будет фактически невозможно (Вы же сами доверили партнеру, другу, секретарю, жене осуществить такую регистрацию, а если и не доверили, а пользовались указанным доменным именем, то наверняка знали на чье имя оно зарегистрировано!). Если же речь идет о регистрации доменного имени на одного из учредителей, участников компании, наемных работников, то либо в учредительных документах, либо трудовом договоре нужно предусмотреть пункт об обязательном переделегировании доменного имени на юридическое лицо (других лиц) при прекращении правоотношений. Хотя даже этот вариант не гарантирует 100% защиту Ваших прав.